Sentencia nº 000924-2009/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 20 de Abril de 2009
| Fecha de Resolución | 20 de Abril de 2009 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 883-2002/OIN |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0924-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 883-2002/OIN
1-36
SOLICITANTES : BIOCON LIMITED (antes Nobex Corporation y Cirrus
Pharmaceuticals, Inc.)
Solicitud de patente de invención – Modificaciones – Claridad – Unidad de
invención – Novedad
Lima, veinte de abril de dos mil nueve.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 6 de setiembre de 2002, Nobex Corporation y Cirrus
Pharmaceuticals, Inc. (Estados Unidos de América) – reivindicando prioridad de
las solicitudes extranjeras Nº 60/318,193 y Nº 60/377,865 presentadas en los
Estados Unidos de América, con fechas 7 de setiembre de 2001 y 3 de mayo
de 2002, respectivamente –solicitaron patente de invención para
COMPUESTOS FARMACÉUTICOS DE CONJUGADOS DE FÁRMACO DE
INSULINA-OLIGÓMERO Y MÉTODOS PARA TRATAR ENFERMEDADES
CON LOS MISMOS, cuyos inventores son Richard Soltero, Balasingham
Radhakrishnan, Nnochiri N. Ekwuribe, Bruce Rehlaender, Anthony Hickey y Lili
Bovet.
Con fecha 13 de mayo de 2003, se emitió la Orden de Publicación Nº 2003-
468, efectuándose la correspondiente publicación en el Diario Oficial El
Peruano el 26 de junio de 2003.
Con fecha 20 de octubre de 2006, la examinadora de patentes emitió el Informe
Técnico PCG 89-2006, en el cual señaló lo siguiente:
i) Sobre suficiencia y claridad de la descripción:
- Del análisis del pliego de reivindicaciones, se ha observado lo siguiente:
En las reivindicaciones 1 y 12 se emplean los términos “fármaco de
insulina”, “componente de ácido graso”, “componente de sal biliar” y
“grupo oligomérico”, los cuales no tienen el debido sustento en la memoria
descriptiva y tampoco se consideran claros porque no permiten establecer
el alcance de la reivindicación.
En la reivindicación 2 se emplean los términos “componente de ácido
graso” y “componente de sal biliar”, los cuales carecen de sustento y no
se consideran claros porque no permiten establecer el alcance de la
reivindicación.
Las reivindicaciones 3, 4, 8 a 10, 12 a 18 y 27 son dependientes de la
reivindicación 1.
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En la reivindicación 5 se emplea el término “componente de ácido graso”,
el cual no tiene sustento y no se considera claro porque no permite
establecer el alcance de la reivindicación.
En la reivindicación 11 se emplean los términos “fármaco de insulina” y
“sustancialmente”, los cuales no se consideran claros porque no permiten
establecer el alcance de la reivindicación; además, en dicha reivindicación
también se utiliza el término “fármaco de insulina”, el cual tampoco tiene
el debido sustento en la memoria descriptiva.
Las reivindicaciones 19 a 21, tal y como están redactadas, definen un
compuesto por los resultados a alcanzar, que son referidos a la sal biliar y
al ácido graso, y no definen de manera clara y concisa el objeto a
proteger.
En la reivindicación 23 se emplean los términos “fármaco de insulina”,
“grupo hidrofílico”, “grupo lipofílico” y “grupo terminal”, “grupos
espaciadores”, los cuales carecen de sustento y no se consideran claros
porque no permiten establecer el alcance de la reivindicación. Además, no
se ha definido el radical “L”.
En las reivindicaciones 24 a 26 se emplean los términos “fármaco de
insulina”, “alquilo”, “azúcar”, “ácido graso” y “grupos espaciadores”, los
cuales carecen del debido sustento, ya que los ejemplos sólo están
referidos al compuesto V HIM2, y no se consideran claros porque no
permiten establecer el alcance de las reivindicaciones.
- Por lo anteriormente expuesto, se considera que las reivindicaciones 1 a 27
no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la
Decisión 486, ya que la amplitud del objeto a proteger no se encuentra
debidamente sustentado en la memoria descriptiva y no está claramente
definido.
ii) Sobre no invenciones y exclusiones a la patentabilidad:
-
Las reivindicaciones 28 a 53, tal y como están redactadas, definen un
método terapéutico, lo cual no es patentable, de conformidad con lo
establecido en el artículo 20 literal d) de la Decisión 486.
-
En caso de superar la objeción de patentabilidad, las empresas solicitantes
deberán tomar en cuenta lo siguiente:
En la reivindicación 28 se emplean los términos “fármaco de insulina”,
“componente de ácido graso” y “componente de sal biliar”, los cuales
carecen de sustento y no se consideran claros porque no permiten
establecer el alcance de la reivindicación.
En la reivindicación 29 se emplean los términos “componente de ácido
graso” y “componente de sal biliar”, los cuales carecen de sustento y no
se consideran claros porque no permiten establecer el alcance de la
reivindicación.
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En la reivindicación 32 se emplea el término “componente de ácido
graso”, el cual carece de sustento y no se considera claro porque no
permite establecer el alcance de la reivindicación.
En la reivindicación 38 se emplean los términos “fármaco de insulina” y
“sustancialmente”, los cuales carecen de sustento y no se consideran
claros porque no permiten establecer el alcance de la reivindicación.
En la reivindicación 46, se emplea los términos “fármaco de insulina”,
“grupo lipofílico” y “grupo terminal”, los cuales carecen de sustento y no se
consideran claros porque no permiten establecer el alcance de la
reivindicación.
En las reivindicaciones 47 a 50, se emplean los términos “fármaco de
insulina”, “alquilo”, “azúcar” y “ácido graso”, los cuales carecen de
sustento y no se consideran claros porque no permiten establecer el
alcance de la reivindicación.
-
Por lo expuesto, se considera que las reivindicaciones arriba indicadas no
cumplirían con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la
Decisión 486.
En caso las solicitantes logren superar las objeciones, deberán tener en
consideración lo siguiente:
-
El titulo de la invención debe ser modificado a COMPUESTOS
FARMACEUTICOS DE CONJUGADOS DE FARMACO DE INSULINA-
OLIGOMERO.
-
Nota respecto a la novedad:
Los antecedentes más cercanos son los documentos:
- D1: US 4,156,719 publicado el 29 de mayo de 1979.
“COMPOSICIONES PARA USO RECTAL” (Yamanouchi Pharmaceutical
Co. Ltd.).
- D2: WO 00/78302 publicado el 28 de diciembre de 2000.
“CONJUGADOS ANFIFÍLICOS DROGA-OLIGÓMERO CON
COMPONENTES LIPOFÍLICOS HIDROLIZABLES Y MÉTODOS PARA
ELABORARLOS Y USARLOS” (Protein Delivery Inc.)
La composición definida en la reivindicación 1 no se encuentra dentro de
las opciones descritas en los documentos D1 y D2, por lo que se
considera que esta reivindicación cumpliría con el requisito de novedad
del artículo 16 de la Decisión 486.
Las reivindicaciones 2 a 27 son dependientes de la reivindicación 1, razón
por la cual, se considera que también cumplirían con el requisito de
novedad del artículo 16 de la Decisión 486.
-
Nota respecto al nivel inventivo:
El problema que se pretende resolver con la presente solicitud de patente,
consiste en suministrar una mezcla de sales biliares y ácidos grasos a un
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