Sentencia nº 000001-2009/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 7 de Enero de 2009
| Fecha de Resolución | 7 de Enero de 2009 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 749-2003/OIN |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0001-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N°749-2003/OIN
1-21
SOLICITANTE : ALZA CORPORATION
Solicitud de patente de invención – Claridad y suficiencia – Unidad de
Invención – Novedad- Nivel Inventivo
Lima, siete de enero de dos mil nueve
I. ANTECEDENTES
Con fecha 30 de julio de 2003, Alza Corporation (Estados Unidos de América) –
reivindicando prioridad extranjera en base a las solicitudes Nº 60/399,590 y
60/406,005 presentadas el 29 de julio de 2002 y 26 de agosto de 2002,
respectivamente, en la Estados Unidos de América – solicitó patente de
invención para MÉTODOS Y FORMAS DE DOSIFICACIÓN PARA LA
LIBERACIÓN CONTROLADA DE PALIPERIDONA, cuyos inventores son Iran
Reyes, Nipun Davar, Atull D. Ayer, Julie Lee y Noymi V. Yam.
Con fecha 25 de febrero de 2004, se otorgó la Orden de Aviso Nº 132-2004,
efectuándose la correspondiente publicación en el Diario Oficial El Peruano el 6
de marzo de 2004.
Con fecha 18 de octubre de 2006, la examinadora de patentes emitió el Informe
Técnico VBZ Nº 24-2006, en el cual concluyó lo siguiente:
i) Suficiencia y claridad
- La descripción de la invención permite la comprensión del problema
técnico y de la solución que plantea la invención a dicho problema; por lo
tanto, cumple con el requerimiento de tener la descripción clara y
completa de la invención, según lo establecido en el artículo 28 de la
Decisión 486.
- Las reivindicaciones 33 a 49 no cumplen con los requerimientos de ser
claras y concisas según lo establecido en el artículo 30 de la Decisión
486, debido a que:
• Las reivindicaciones 33, 34 y 44 a 47 están siendo definidas
mediante los resultados a alcanzar (“en donde la forma de
dosificación, luego de la administración a un sujeto, libera el agente
activo desde la forma de dosificación a una velocidad de liberación
sustancialmente ascendente durante un periodo de tiempo
prolongado” o “una velocidad sustancialmente ascendente de
liberación durante un tiempo de 10 a 14 horas o de 14 a 18 horas o
de 18 a 20 horas”), lo que dificulta el análisis de dichas
reivindicaciones, debido a que ellos pueden ser el problema
subyacente y no la solución a dichos problemas. Por lo que, al no
definirse claramente cómo las características señaladas peden ser
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alcanzadas en dichas reivindicaciones, se considera que las
reivindicaciones 33, 34 y 44 a 47 deben ser retiradas del pliego
reivindicatorio. Asimismo, las reivindicaciones 35 a 43, 48 y 49
tampoco cumplen con los requerimientos de ser claras y concisas por
estar relacionadas directa o indirectamente con las reivindicaciones
33, 34 y 44 a 47.
- En las reivindicaciones 44 a 47 se utiliza el término: “aproximadamente”,
el cual es un término impreciso que no delimita en forma clara el alcance
y ámbito de protección de las reivindicaciones.
- La dependencia de la reivindicación 43 no es correcta debido a que en la
reivindicación 37 no se hace referencia a algún agente osmótico.
ii) No invenciones y excepciones a la patentabilidad
- Las reivindicaciones 1 a 32 definen métodos terapéuticos para el
tratamiento humano o animal, lo que se encuentra contemplado dentro
del alcance del artículo 20 inciso (d) de la Decisión 486, debido a que
dichos métodos consisten esencialmente en: administrar por vía oral una
forma de dosificación consistente en un núcleo comprimido en forma de
cápsula conteniendo paliperidona. Por lo tanto, las reivindicaciones 1 a
32, no son patentables de acuerdo con lo establecido en el artículo 20,
inciso (d) de la Decisión 486.
iii) Nota sobre novedad y nivel inventivo
- Los antecedentes más cercanos son los documentos:
• D1: WO-0035419 con fecha de publicación 22 de junio de 2000
(&ES-2213404).
• D2: WO-9962496 con fecha de publicación 9 de diciembre de
1999 (& ES-2229783).
• D3: US-2002/035357 con fecha de publicación 21 de marzo de
2002.
• D4: US-2002/051807 con fecha de publicación 2 de mayo de
2002.
• D5: WO-9744039 con fecha de publicación 27 de noviembre de
1997 (& ES-2167745).
- Si la solicitante absuelve la falta de claridad de las reivindicaciones, se
requeriría, además, que aclare cuál es el problema a resolver en la
presente solicitud con respecto al arte previo más cercano y cuál es la
solución a dicho problema. Asimismo, la solicitante deberá presentar
información adicional que destaque claramente las diferencias y ventajas
bis a bis de lo solicitado respecto a lo descrito en el arte previo.
iv) Conclusiones
- Las reivindicaciones 1 a 32, referidas a un método terapéutico, no son
patentables de acuerdo con lo establecido en el artículo 20, inciso (d) de
la Decisión 486.
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