Sentencia nº 000447-2003/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 6 de Mayo de 2003
| Fecha de Resolución | 6 de Mayo de 2003 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 127218-2001/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0447-2003/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 127218-2001
1-33
ACCIONANTE : CATERPILLAR INC.
EMPLAZADA : COMERCIO E IMPORTACIONES E.I.R.L.
Acción por infracción de derechos de propiedad industrial- Agotamiento del
derecho de marcas- Limitaciones al derecho de marcas- Nombres de dominio:
Conflicto con marcas- Sanciones- Costas y costos: no procede
Lima, seis de mayo de dos mil tres
I. ANTECEDENTES
Con fecha 27 de abril del 2001, Caterpillar Inc. (Estados Unidos de América) interpuso
denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial contra Comercio e
Importaciones E.I.R.L. y quienes resulten responsables. Manifestó lo siguiente:
− Es titular en el Perú y en el mundo de las notoriamente conocidas marcas CAT y
logotipo y CATERPILLAR y logotipo en las clases 12 y 37 de la Nomenclatura
Oficial, las cuales distinguen principalmente vehículos, equipos y accesorios para el
transporte de material de construcción; y servicios de mantenimiento y reparación
de excavadoras y afines, respectivamente.
− Ha tomado conocimiento que Comercio e Importaciones E.I.R.L. ofrece al público
productos de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial, tales como: tractores,
máquinas y repuestos; y, servicios de mantenimiento y reparación para tractores y
máquinas de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial, como si fueran legítimos
productos y servicios de las marcas CAT y CATERPILLAR, cuando ello no es así.
En realidad se trata de productos y servicios que se identifican con marcas de
terceros, como FP DIESEL, INTERSTATE, MCBEE, FEDERAL MOGUL, BERCO,
BUCYRUS, MIBA, CLEVITE, VICHERS, etc.
− Resulta evidente que la empresa emplazada está explotando ilegítimamente la
reputación de los productos CAT y/o CATERPILLAR, al anunciarse como si fuera
parte de la red oficial de distribución de Caterpillar Inc; y, al parecer, ofrecer
productos y servicios identificados con las marcas CAT y/o CATERPILLAR.
− El uso de las marcas CAT y CATERPILLAR que hace la emplazada no se
encuentra dentro del supuesto de uso legítimo establecido en el artículo 157 de la
Decisión 486 de la Comunidad Andina, relativo a las limitaciones al derecho de
marcas.
Ofreció como medios probatorios, los siguientes documentos:
- Impresiones de la información que aparece en la página web www.catdelperu.com,
de fecha 22 de diciembre del 2000 en donde se puede apreciar que Comercio e
Importaciones E.I.R.L. y Piezas y Tractores S.A. ofrecen sus productos y servicios
como si fueran especialistas en proveer repuestos originales CATERPILLAR,
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utilizando dentro de la referida página web las marcas CAT y CATERPILLAR (fojas
28 a 30).
- Un folleto emitido por las empresas Piezas y Tractores S.A. y Comercio e
Importaciones E.I.R.L., a través del cual ofrecen sus servicios y productos
identificados, entre otros, con la marca CATERPILLAR, señalando que tienen un
amplio stock de repuestos (fojas 18 a 27).
Solicitó que se dicten las siguientes medidas definitivas:
• El cese inmediato del uso por parte de la emplazada de las marcas de su
propiedad.
• El comiso, incautación y destrucción definitiva de todo el material infractor.
• La sanción de multa.
• Se ordene a la emplazada pagar las costas y costos en que incurra su
empresa.
Solicitó que se practique diligencia de inspección en local de la emplazada, y en ella se
adopten las medidas cautelares de cese de uso del signo infractor por parte de la
emplazada y el comiso de los carteles, folletos y material publicitario en el que se
consigne el producto infractor.
Mediante proveído de fecha 30 de abril del 2001, la Oficina de Signos Distintivos tuvo
por interpuesta la denuncia y dispuso se practique inspección en el local de la
emplazada, en calidad de requerimiento de información; dictó el cese de uso de la
marca CAT y CATERPILLAR - en forma independiente o en conjunto con otros
elementos - para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional y,
de verificarse en la diligencia ordenada la existencia de productos de la referida clase
y/o material publicitario en los que se use el signo materia de la denuncia, se ejecute la
medida cautelar de inmovilización de tales artículos, con excepción de carteles.
Mediante proveído de fecha 15 de mayo del 2001, la Oficina de Signos Distintivos citó
a las partes a la audiencia de conciliación a realizarse el 6 de junio del 2001.
Con fecha 22 de mayo del 2001, se llevó a cabo la diligencia de inspección con el
siguiente resultado:
- En el local de Comercio e Importaciones E.I.R.L. (ubicado en Jr. Pomabamba N°
774, distrito de Breña) fueron atendidos por un miembro del personal de
seguridad de la emplazada, Sr. César Angelo Ortíz Mauricio, quien no permitió el
ingreso de los funcionarios encargados de realizar la diligencia, aduciendo que
no se encontraba autorizado para ello.
- Ante los requerimientos efectuados por el inspector, el Sr Ortíz manifestó que se
había comunicado con el gerente administrativo de la empresa, quien le había
indicado que sólo recibiera las notificaciones correspondientes y que no
permitiera el ingreso al local visitado.
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- Luego se apersonó el abogado de la empresa, reiterando la misma razón para no
permitir el ingreso de los funcionarios encargados.
- Se observó en el escritorio del personal de seguridad una bolsa pegada con las
denominaciones Corporación Fierros, así como “CAT y CATERPILLAR”,
teniendo esta última el símbolo de marca registrada; un calendario de la
Corporación Fierros, donde constan las razones sociales de las empresas Piezas
y Tractores S.A. y Comercio e Importaciones E.I.R.L.; y un folleto similar al
presentado con la denuncia, que obra a fojas 18.
- No obstante no haber podido ingresar, se trabó la medida cautelar de cese de
uso de los signos CAT y CATERPILLAR en forma independiente o conjunta con
otros elementos para distinguir productos de la clase 12 de la Nomenclatura
Oficial.
Con fecha 29 de mayo del 2001, Caterpillar Inc. manifestó que, a través de la
diligencia de inspección llevada a cabo por los funcionarios del Indecopi, se ha
verificado la comisión de la infracción, materia de la denuncia, por lo que solicitó se
imponga una multa ejemplar a Comercio e Importaciones E.I.R.L., por haber impedido
el ingreso de los funcionarios de INDECOPI al interior de su local en cumplimiento de
la resolución de fecha 30 de abril del 2001; y, asimismo, se denuncie penalmente a la
emplazada por la comisión del delito de violencia y resistencia a la autoridad.
Con fecha 29 de mayo del 2001, Comercio e Importaciones E.I.R.L. absolvió el
traslado de la denuncia manifestando que:
- En ningún momento ha pretendido desconocer los legítimos derechos de
propiedad industrial de la accionante sobre las marcas CAT y CATERPILLAR,
registradas en las clases 12 y 37 de la Nomenclatura Oficial.
- La accionante no ha acreditado que sus marcas sean notoriamente conocidas,
como lo exigen las normas de la materia.
- Es falso que su empresa haya efectuado un uso indebido de las marcas CAT y
CATERPILLAR, ya que siempre ha ofrecido al público repuestos equivalentes
para CATERPILLAR, los cuales son importaciones legítimas que efectúa de
distribuidores autorizados en Estados Unidos, tales como TractoAmerica, J.G.
Trading, Federal Mogul, entre otras. En consecuencia, la importación de
repuestos equivalentes para Caterpillar es conforme a las reglas del mercado, y
de la leal competencia.
- La accionante no ha presentado prueba alguna que demuestre que los repuestos
comercializados por su empresa sean ilegítimos; por el contrario, como se
acredita con la muestra anexada (que obra a fojas 117), siempre ha
comercializado repuestos equivalentes legítimos para CATERPILLAR.
- Es falso que su empresa haya ofrecido servicios de mantenimiento y reparación
de la clase 37 a nombre de Caterpillar Inc., ello se puede apreciar a través de la
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