Sentencia nº 000448-2003/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 6 de Mayo de 2003
| Fecha de Resolución | 6 de Mayo de 2003 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 127219-2001/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0448-2003/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 127219-2001
1-34
ACCIONANTE : CATERPILLAR INC.
EMPLAZADA : PIEZAS Y TRACTORES S.A.
Acción por infracción de derechos de propiedad industrial- Agotamiento del
derecho de marcas- Limitaciones al derecho de marcas- Nombres de dominio:
Conflicto con marcas- Sanciones- Costas y costos
Lima, seis de mayo de dos mil tres
I. ANTECEDENTES
Con fecha 27 de abril del 2001, Caterpillar Inc. (Estados Unidos de América) interpuso
denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial contra Piezas y
Tractores S.A. Manifestó lo siguiente:
− Es titular en el Perú de las marcas notoriamente conocidas CAT y logotipo y
CATERPILLAR y logotipo en las clases 12 y 37 de la Nomenclatura Oficial, las
cuales distinguen principalmente vehículos terrestres, como camiones, tractores,
montacargas, equipos y accesorios para el transporte de material de
construcción; y servicios de mantenimiento y reparación de excavadoras y afines,
respectivamente. Dichas marcas gozan de tanto prestigio que actualmente
identifican también prendas y calzado, los mismos que se venden intensamente
en diversas partes del mundo, incluido el Perú.
− Ha tomado conocimiento que Piezas y Tractores S.A. ofrece al público
productos de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial, tales como tractores,
máquinas y repuestos para las mismas; y servicios de mantenimiento y
reparación para tractores y máquinas de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial,
como si fueran legítimos productos y servicios de las marcas CAT y
CATERPILLAR, cuando ello no es así. En realidad se trata de productos y
servicios que se identifican con marcas de terceros como FP DIESEL,
INTERSTATE, MCBEE, FEDERAL MOGUL, BERCO, BUCYRUS, MIBA,
CLEVITE, VICHERS, etc.
− Resulta evidente que la empresa emplazada está explotando ilegítimamente la
reputación de los productos CAT y/o CATERPILLAR, al anunciarse como si fuera
parte de la red oficial de distribución de Caterpillar Inc.; y, al parecer, ofrece
productos y servicios identificados con las marcas CAT y/o CATERPILLAR,
cuando en realidad los productos y servicios ofrecidos corresponden a marcas
diferentes a las de su empresa.
− El uso de las marcas CAT y CATERPILLAR que hace la emplazada no se
encuentra dentro del supuesto de uso legítimo establecido en el artículo 157 de
la Decisión 486 de la Comunidad Andina, relativo a las limitaciones al derecho de
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marcas, toda vez que tal uso puede inducir a confusión sobre el origen
empresarial de los productos y/o servicios que brinda.
Ofreció como medios probatorios, los siguientes documentos:
- Impresiones de la información de la página web www.catdelperu.com, donde la
emplazada, junto con la empresa Comercio e Importaciones E.I.R.L., ofrecen
productos y servicios, señalando estar especializados en proveer repuestos
originales CATERPILLAR, utilizando las marcas CAT y CATERPILLAR.
- Un folleto emitido por las empresas Piezas y Tractores S.A. y Comercio e
Importaciones E.I.R.L., a través del cual ofrecen sus servicios y productos
identificados, entre otros, con la marca CATERPILLAR, señalando que tienen un
amplio stock de repuestos.
Solicitó que se dicten las siguientes medidas definitivas:
• El cese inmediato del uso por parte de la emplazada de las marcas de su
propiedad.
• El comiso, incautación y destrucción definitiva de todo el material infractor.
• La sanción de multa.
• Se ordene a la emplazada pagar las costas y costos en que incurra su
empresa.
Solicitó que se practique diligencia de inspección en local de la emplazada, y en ella se
adopten las medidas cautelares de cese de uso del signo infractor por parte de la
emplazada y el comiso de los carteles, folletos y material publicitario en el que se
consigne el producto infractor.
Mediante proveído de fecha 2 de mayo del 2001, la Oficina de Signos Distintivos
tuvo por interpuesta la denuncia y dispuso se practique inspección en el local de la
emplazada, en calidad de requerimiento de información. Se dictó la medida cautelar
consistente en el cese de uso de las marcas CAT y CATERPILLAR - en forma
independiente o en conjunto con otros elementos - para distinguir productos de la
clase 12 de la Clasificación Internacional. Por último señaló que, en caso de
verificarse en la diligencia ordenada la existencia de productos de la referida clase
y/o material publicitario en los que se use el signo materia de la denuncia, se ejecute
la medida cautelar de inmovilización de tales artículos, con excepción de carteles.
Con fecha 22 de mayo del 2001, se llevó a cabo la diligencia de inspección en el local
ubicado en Jr. Pomobamba N° 774, distrito de Breña con el siguiente resultado:
- Fueron atendidos por el Sr César Angelo Ortíz Mauricio, quien manifestó ser
empleado de la empresa encargada de la seguridad de la empresa, señalando
que no podía permitir el ingreso, aduciendo que las personas encargadas no se
encontraban.
- Ante los requerimientos efectuados por el inspector, el Sr. Ortíz manifestó que se
había comunicado con el gerente administrativo de la empresa – negándose a
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dar su nombre - quien le había indicado que sólo recibiera las notificaciones
correspondientes y que no permitiera el ingreso al local visitado.
- Luego, se apersonó el abogado de la empresa, Sr. Amancio Veramendi,
reiterando la misma razón para no permitir el ingreso de los funcionarios
encargados; proponiendo como alternativa postergar la diligencia para la tarde, a
lo que el funcionario del Indecopi contestó que la diligencia se había iniciado a las
10:50 de la mañana y que no se podía postergar por más tiempo.
- Se dejó constancia que el empleado de seguridad y el abogado de la emplazada
manifestaron que en el local funcionaba la empresa Piezas y Tractores S.A.
- Se observó en el escritorio del personal de seguridad una bolsa pegada con las
denominaciones Corporación Fierros, así como “CAT y CATERPILLAR”,
teniendo esta última el símbolo de marca registrada; así como un calendario
de la Corporación Fierros, donde constan las razones sociales de las empresas
Piezas y Tractores S.A. y Comercio e Importaciones E.I.R.L.; y un folleto similar
al presentado con la denuncia, que obra a fojas 21 y 22.
- El Sr. César Ortíz, manifestó que la empresa importa y comercializa productos de
diferentes marcas, entre ellas CAT y CATERPILLAR, para maquinaria Caterpillar.
- Los empleados de la empresa se negaron a presentar la licencia de
funcionamiento, así como algún documento contable, manifestando que no
contaban con los documentos a la mano y que no contaban con el proveído de
fecha 2 de mayo del 2001.
- No obstante no haber podido ingresar, se trabó la medida cautelar de cese de
uso de los signos CAT y CATERPILLAR en forma independiente o conjunta con
otros elementos para distinguir productos de la clase 12 de la Nomenclatura
Oficial.
Con fecha 15 de mayo del 2001, la Oficina de Signos Distintivos citó a las partes a
audiencia de conciliación para el día 6 de junio del 2001 a las 10:00 horas.
Con fecha 29 de mayo del 2001, Caterpillar Inc. manifestó que, a través de la
diligencia de inspección llevada a cabo por los funcionarios del Indecopi, se ha
verificado la comisión de la infracción, materia de la denuncia, por lo que solicitó se
declare fundada la acción interpuesta. Por otro lado, solicitó que se imponga una multa
ejemplar a Piezas y Tractores S.A., por haber impedido el ingreso de los funcionarios
del Indecopi al interior de su local; y, asimismo, se denuncie penalmente a la
emplazada por la comisión del delito de violencia y resistencia a la autoridad.
Con fecha 29 de mayo del 2001, Piezas y Tractores S.A. absolvió el traslado de la
denuncia manifestando que:
- En ningún momento ha pretendido desconocer los legítimos derechos de
propiedad industrial de la solicitante sobre las marcas CAT y CATERPILLAR
registradas en las clases 12 y 37 de la Nomenclatura Oficial.
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