Sentencia nº 001171-2003/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 27 de Octubre de 2003
| Fecha de Resolución | 27 de Octubre de 2003 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 150336-2002/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1171-2003/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 150336-2002
1-23
SOLICITANTE : ALCON UNIVERSAL LTD.
OPOSITORA : UNION DE CERVECERIAS PERUANAS
BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.
Notoriedad de una marca – Riesgo de confusión o de asociación –
Aprovechamiento injusto del prestigio – Dilución de la fuerza distintiva
Lima, veintisiete de octubre de dos mil tres
I. ANTECEDENTES
Con fecha 25 de abril del 2002, Alcon Universal Ltd. (Suiza) solicitó el registro de la
marca de producto CRYSTAL, para distinguir lentes intraoculares, de la clase 10 de la
Nomenclatura Oficial.
Con fecha 30 de mayo del 2002, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston
S.A.A. (Perú) formuló oposición manifestando lo siguiente:
(i) CRISTAL es una marca que se encuentra en el mercado nacional desde la
década del 20, como correlato de esta notoriedad posee diversas marcas
registradas, las cuales mencionó.
(ii) La notoriedad de la marca CRISTAL ha sido reconocida por resoluciones de la
Oficina de Signos Distintivos y de la Sala de Propiedad Intelectual, por lo que
su marca merece una protección especial contra el riesgo de confusión,
asociación, aprovechamiento indebido y dilución de su fuerza distintiva.
(iii) Desde el 2 de junio de 1922, ha producido y vendido cerveza CRISTAL,
convirtiéndose en el transcurso de los años en la marca de cerveza más
vendida del país, cuyo uso ha sido constante, siendo una de las marcas con
mayor inversión publicitaria.
(iv) Las ventas de cerveza CRISTAL han llegado a más del 50% de las ventas
totales de cerveza en el mercado nacional, manteniéndose en el liderazgo de
ventas y difusión, siendo superados en algunos departamentos del sur por las
cervezas CUSQUEÑA y AREQUIPEÑA, y en el oriente, por las cervezas
PILSEN CALLAO y SAN JUAN. La distribución de sus productos se realiza a
través de 140 distribuidoras que llegan a 206 843 puntos de venta de un
universo total nacional de 294 515. Su posición de liderazgo es reconocida en
todas las publicaciones referidas a la industria cervecera y por su competencia,
lo que demuestra el carácter notorio que su marca CRISTAL mantiene.
(v) Aun cuando no exista confusión, la marca notoria CRISTAL corre el riesgo de
diluirse, debido a que el público puede encontrar una marca semejante en otro
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tipo de productos; así la primera marca no provoque confusión en cuanto al
origen, haría recordar al público la marca notoria aunque sea
subconscientemente. De esa forma, poco a poco el consumidor se iría
acostumbrando al hecho que otra empresa también use la marca, lo que
determinaría que la marca famosa se apague, su atracción publicitaria
disminuya y su posición de exclusividad desaparezca.
(vi) Siendo la marca CRISTAL notoria, es procedente su protección frente al riesgo
de dilución que se daría por el uso de la marca de producto CRISTAL (debió
decir CRYSTAL), que contiene íntegramente a la marca registrada CRISTAL.
(vii) El uso de una marca notoria para distinguir cualquier tipo de productos incluso
en clases distintas a la que es materia de registro, constituye la fórmula típica
de la dilución.
(viii) La legislación nacional protege a las marcas notorias no sólo del riesgo de
confusión, sino también de la dilución de la fuerza distintiva o del valor
comercial de la marca.
Con fecha 15 de julio del 2002, Alcon Universal Ltd. absolvió el traslado de la
oposición manifestando lo siguiente:
(i) La marca notoria goza de una especial protección, la cual no excede del
principio de especialidad, y sin embargo, sí involucra el riesgo de confusión y
asociación de manera mucho más estricta que en casos de controversias
entre signos distintivos "normales", siendo claro que la protección ampliada
otorgada a ciertas marcas que sobrepasan el principio de especialidad, sólo
se otorga a las marcas renombradas.
(ii) El titular de la marca CRISTAL y etiqueta no ha presentado pruebas
suficientes que determinen de forma fehaciente que dicha marca se trata de
una de alto renombre de manera que amerite otorgarle la protección
ampliada, que excede del principio de especialidad, pues la mera indicación
de datos referentes a la forma de comercialización, distribución y antigüedad
de la marca, no acredita el alto renombre de la marca CRISTAL y etiqueta.
(iii) La prohibición de signos que originen la dilución de la marca renombrada
tiene como objetivo el no quebrantamiento de la leal competencia. Sin
embargo, debe quedar claro que la dilución no sólo tiene lugar respecto de
los signos registrados, en el caso de denominaciones débiles, como el
término CRISTAL, también se corre el riesgo de la dilución debido al uso
informativo de la denominación (para productos hechos a base de cristal),
uso que no puede ser prohibido por el registro de la marca. De hecho en la
actualidad, existen diversos registros de marca que incluyen la denominación
CRISTAL para distinguir productos de clases distintas a la 32, respecto de las
cuales, la empresa opositora consiente el uso y cuyos registros son
posteriores al año 1997.
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