Sentencia nº 000672-2001/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 1 de Junio de 2001
| Fecha de Resolución | 1 de Junio de 2001 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 9979665-1999/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 672-2001/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 9979665
1-25
ACCIONANTE : SHIN TUNG ELECTRONIC INDUSTRY CO. LTD.
EMPLAZADO : ALDO CÉSAR GALEAZZI GUTIERREZ
Nulidad del registro de una marca - Notoriedad de una marca – Riesgo de
confusión entre signos que distinguen productos de las clases 7 y 11 de la
Nomenclatura Oficial: Existencia – Mala fe – Principio de Especialidad
Lima, uno de junio de dos mil uno
I. ANTECEDENTES
Con fecha 23 de febrero de 1999, Shin Tung Electronic Industry Co. Ltd. (China)
solicitó la nulidad del registro de la marca RADAR, otorgada bajo certificado Nº
30455 a favor de Aldo César Galeazzi Gutiérrez, para distinguir bombas de nivel de
líquidos de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial. Sostuvo que es titular de la marca
RADAR y logotipo, para distinguir mecanismos de control de presión y mecanismos
de control de nivel de líquidos de la clase 7 de la Nomenclatura Oficial, con
anterioridad al registro cuestionado, el cual fue obtenido en contravención del
artículo 83 inciso a) de la Decisión 344 y de mala fe. Señaló que debido a la
identidad de las denominaciones que integran las marcas en cuestión y a la
vinculación existente entre los productos que distinguen, no debió otorgarse el
registro del emplazado. Agregó que el emplazado, al momento de solicitar el registro
de su marca, ya importaba y comercializaba productos distinguidos por la marca
RADAR. Informó que Aldo César Galeazzi Gutiérrez ha denunciado ante la fiscalía a
una serie de firmas y comerciantes que importan productos legítimamente marcados
con su marca RADAR. Indicó que el emplazado ha inscrito marcas prácticamente
idénticas a otras de propiedad de terceros, como es el caso de las marcas
FORMULA 1 y SPEEDY, cuyos registros fueron declarados nulos. Presentó los
siguientes documentos a fin de acreditar la mala fe del emplazado:
- Copia del certificado de registro de su marca RADAR y logotipo en la clase 7 de la
Nomenclatura Oficial, (foja 9).
- Copia del documento de importación (factura) Nº 1002, emitida por Globalmate
Industrial Co. Ltd., de fecha 10 de setiembre de 1985, con destino al puerto del
Callao, a favor de Electrónica Audiotex S.A., en el cual también aparece en la
parte inferior el nombre del Sr. Galeazzi (fojas 10).
- Copia de la citación emitida por la Policía Nacional del Perú, Dirección Nacional de
la Policía Fiscal, División de Investigación de delitos contra los Derechos
Intelectuales, a nombre del representante legal de la empresa A. Calmet y Cía.
S.R.L., (foja 11).
Con fecha 11 de junio de 1999, Aldo César Galeazzi Gutiérrez (Perú) absolvió el
traslado de la nulidad, manifestando que los productos que distingue su marca
registrada son diferentes a los distinguidos por la marca de la accionante, por lo que
no es de aplicación al presente caso el artículo 83 inciso a) de la Decisión 344.
Indicó que no existe mala fe de su parte, ya que nunca tuvo vínculos comerciales
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con la accionante, y tampoco fue representante, distribuidor o usuario de su marca
RADAR y logotipo. Señaló que inicialmente comenzó a utilizar la denominación
RADAR como nombre comercial, motivo por el cual solicitó a la empresa Globalmate
Industrial Co. Ltda. de la República de Taiwan, quienes son fabricantes de sus
productos, que en los productos colocara su marca denominativa RADAR. Asimismo
negó tener como actividad habitual el registro de marcas para su posterior
comercialización. Añadió que la accionante no ha acreditado la mala fe que alega.
Con fecha 30 de junio de 1999, Shin Tung Electronic Industry Co. Ltd. manifestó que
no es cierto que el emplazado haya tenido como nombre comercial la denominación
RADAR, ni tampoco que haya solicitado a la empresa Globalmate Industrial Co. Ltd.
que colocara el supuesto nombre comercial en los productos que importó, ya que
dicha empresa no es fabricante de tales productos, sino más bien la distribuidora
para Latinoamérica de los productos que distingue su marca RADAR y logotipo.
Señaló que en los expedientes Nos. 9737013 y 9742840 se ha acreditado que el
emplazado tramita el registro de marcas de terceros sin su autorización,
demostrando que actúa de mala fe. Sostuvo ser titular en Ecuador de la marca
RADAR, para distinguir productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial.
Posteriormente, presentó los siguientes documentos:
- Copia del certificado de registro de la marca RADAR y logotipo, en Ecuador, bajo
certificado Nº 724-92, para distinguir productos de la clase 9 de la Nomenclatura
Oficial obtenido el 20 de junio de 1991 (fojas 45).
- Copia de documento de importación Nº 1002, emitido por Globalmate Industrial
Co. Ltd., con destino al puerto del Callao, a favor de Electrónica Audiotex S.A., en
el cual también aparece en la parte inferior el nombre del Sr. Galeazzi (fojas 59).
- Copias de documentos de importación (facturas u órdenes de compra), emitidos
por distintas empresas, por compras efectuadas por la firma Herbert Calmet e
Hijos S.A. (fojas 61 a 68).
- Copia de documentos de importación (facturas u órdenes de compra), cuyo
destino es el Perú emitidos por diversas firmas, que acreditan compras
efectuadas por la firma Vimex Perú S.A. (fojas 70 y 71).
- Copia de documentos de importación emitidos por diversas empresas, entre ellas
Globalmate Industrial Co. Ltd., que acreditan compras efectuadas por distintas
firmas, entre las que aparece – foja 82 - las facturas emitidas por Globalmate
Industrial Co. Ltd. a favor del Sr. Galeazzi, el cual efectuó con fecha 14 de agosto
de 1996, compras por un monto de 403 200 dólares (fojas 73 a 98).
Agregó que los montos manejados, ascendentes a tres millones de dólares,
acreditan que la marca RADAR posee la calidad de notoria, al menos dentro del
sector pertinente.
Con fecha 9 de agosto de 1999, Shin Tung Electronic Industry Co. Ltd. indicó que en
las Resoluciones Nos. 17539-97-INDECOPI/OSD de fecha 23 de diciembre de 1997,
sobre nulidad de registro de la marca GINSENG, y 7095-1998/OSD-INDECOPI de
fecha 15 de junio de 1998, que declara nulos los registros de las marcas NEW STAR
y NEW STAR y diseño, se determinó la mala fe de Aldo César Galeazzi Gutiérrez; la
misma que también fue establecida por la Sala en los expedientes Nos. 9734316,
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