Sentencia nº 000552-2010/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 5 de Marzo de 2010
| Fecha de Resolución | 5 de Marzo de 2010 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 335784-2007/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0552-2010/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 335784-2007
1-35
SOLICITANTE : MASTERCARD INTERNATIONAL
INCORPORATED
OPOSITORA : MAESTRO HOME CENTER S.A. (antes
MAESTRO HOME CENTER S.A.C.)
Limitación de servicios: Aceptada - Riesgo de confusión entre signos que
distinguen servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial:
Inexistencia.
Lima, cinco de marzo de dos mil diez.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 20 de noviembre de 2007, MasterCard International Incorporated
(Estados Unidos de América) solicitó el registro de la marca de servicio
constituida por el logotipo conformado por la denominación MAESTRO escrita
en letras características y dentro de dos círculos intersectados, entre los dos
círculos se aprecian franjas horizontales, todo en los colores azul, rojo y blanco;
conforme al modelo, para distinguir publicidad; gestión o gerencia de negocios
sin incluir negocios financieros; administración de negocios; funciones de
oficina; asistencia en la gestión o gerencia comercial, industrial y de negocios;
evaluaciones y tasaciones de negocios; servicios de asesoría para gestión o
gerencia de negocios; investigación de mercado; estudios de marketing;
información estadística (de negocios); preparación de estado de cuenta;
teneduría de libros; investigación de negocios; relaciones públicas; publicación
de textos de publicidad; emisión de folletos de publicidad; servicios de
promoción de venta para terceros proporcionados a través de medios móviles
de telecomunicaciones; servicios de promoción de venta para terceros
proporcionados en línea a través de redes u otros medios electrónicos usando
información electrónicamente digitalizada; gestión o gerencia de bases de
datos de computación; servicios de promoción de los intereses de bancos,
uniones de créditos y otras instituciones financieras reguladas (publicidad),
excluyendo expresamente servicios de reagrupamiento, por cuenta de terceros,
de productos diversos (con excepción de su transporte), permitiendo a los
consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad ya sea en
tiendas al por mayor y/o menor, a través de pedidos por correo mediante
catálogos o por medios electrónicos, como por ejemplo, mediante páginas web
o programas de televisión para realizar compras, de la clase 35 de la
Nomenclatura Oficial.
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Con fecha 17 de julio de 2008, Maestro Home Center S.A.C. (Perú), formuló
oposición a la solicitud de registro del signo solicitado, manifestando lo
siguiente:
(i) Es titular de los derechos derivados de la solicitud de registro de la marca
MAESTRO HOME CENTER y logotipo, presentada con fecha 27 de marzo
de 2007, bajo Expediente Nº 309966-2007, para distinguir servicios de la
clase 35 de la Nomenclatura Oficial. Dicha solicitud fue concedida por la
Oficina de Signos Distintivos mediante Resolución Nº 5766-2008/OSD-
INDECOPI de fecha 9 de abril de 2008. Asimismo, es titular del nombre
comercial MAESTRO HOME CENTER que distingue actividades
económicas vinculadas al reagrupamiento por cuenta de terceros de todo
tipo de productos, de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) La marca MAESTRO y logotipo (Certificado Nº 30502) estuvo registrada a
favor de la solicitante para distinguir servicios de la clase 35 de la
Nomenclatura Oficial; sin embargo, su empresa inició una acción legal de
cancelación por falta de uso contra el referido registro. Dicho
procedimiento se tramitó bajo Expediente Nº 322947-2007 y culminó de
modo definitivo luego de que la Resolución Nº 2182-2008/OSD-INDECOPI
de fecha 13 de febrero de 2008, a través de la cual se declaró fundada la
acción de cancelación, quedó consentida por no haber sido impugnada
por la solicitante. Lo expuesto acredita que la solicitante no tiene ningún
interés en utilizar la marca MAESTRO en el mercado peruano para
distinguir servicios incluidos en la clase 35 de la Nomenclatura Oficial.
(iii) Si bien los signos en conflicto se encuentran conformados por un
elemento gráfico, éste constituye un complemento del elemento
denominativo, el cual resulta relevante, siendo que la inclusión del término
MAESTRO en ambos signos determina que éstos resulten confundibles lo
que hace imposible la coexistencia de los signos, ya que se induciría a
que el público usuario crea que el signo solicitado constituye una variación
del signo fundamento de la oposición o que existen vinculaciones de
carácter comercial entre su empresa y la solicitante.
(iv) En ese sentido, al momento de realizar el examen comparativo de los
signos, la autoridad deberá prescindir de los elementos gráficos que los
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(v) Si bien la marca fundamento de la oposición incluye los términos HOME
CENTER, los mismos no deben ser tomados en consideración al
momento de efectuar el examen comparativo, pues constituye el nombre
con el que son conocidos los locales en los que funcionan una serie de
establecimientos dedicados a la venta de diversos productos.
(vi) Existe vinculación competitiva entre los servicios a los que se refieren los
signos, pues se trata de servicios complementarios en la medida que para
brindar el servicio de reagrupamiento por cuenta de terceros que distingue
el signo fundamento de la presente oposición, deben realizarse una serie
de acciones destinadas a promocionar los productos que son materia de
comercialización, como es el caso de servicios de publicidad, promoción
de venta, gestión de negocios, que son los servicios que pretende
distinguir el signo solicitado.
(vii) El nombre comercial MAESTRO HOME CENTER ha sido utilizado por su
empresa desde el 11 de marzo de 2006, es decir con anterioridad a la
fecha en que la solicitante ha solicitado el registro de la marca MAESTRO
y logotipo, conforme lo acredita con las boletas de venta que adjunta y
que evidencian la comercialización en su establecimiento comercial, de
diversos productos fabricados por terceros, como es el caso de hojas de
sierra, remachadora, pala cuchara, tijera con cuchilla curva, cuchilla, tijera
para jardín, rastrillos, hachas, lampas, cortador de flores, espátulas, entre
otros, con lo que queda demostrado el uso del nombre comercial
MAESTRO HOME CENTER para distinguir actividades económicas
vinculadas al reagrupamiento por cuenta de terceros de diversos
productos para la construcción y mejoramiento del hogar.
(viii) En la parte frontal de su establecimiento comercial ubicado en Av.
Caminos del Inca Nº 100, Surco, Lima, se aprecia un letrero donde se
consigna el nombre comercial MAESTRO HOME CENTER, como
identificador del origen empresarial de las actividades comerciales de
reagrupamiento por cuenta de terceros que su empresa brinda en dicho
establecimiento.
(ix) De la comparación del signo solicitado y de su nombre comercial, se
advierte que los mismos son cuasi idénticos al estar conformados por el
mismo elemento denominativo: MAESTRO.
(x) Las actividades económicas que su empresa identifica con el nombre
comercial MAESTRO HOME CENTER, están relacionadas con los
servicios comprendidos en la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, esto es,
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