Sentencia nº 000752-2004/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 25 de Agosto de 2004
| Fecha de Resolución | 25 de Agosto de 2004 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 278-2002/OIN |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0752-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 278-2002/OIN
1-55
ACCIONANTE : HEAL TECHNOLOGY S.A.C.
EMPLAZADOS : B.C.D. MECANIQUE LTEE
(antes Marcel Huard y Real Berube)
Nulidad parcial de patente de invención - Nulidad de acto administrativo -
Órgano competente - Objeto y contenido del acto administrativo -
Modificaciones a la solicitud - Aplicación del artículo 15 incisos a), d) y f):
Métodos Matemáticos, Formas de presentar la información - Reglas de Juego -
Novedad - Nivel inventivo
Lima, veinticinco de agosto del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 5 de abril del 2002, Heal Technology S.A.C. (Perú) solicitó la nulidad de la
patente de invención denominada APARATO PARA SELECCIONAR UN PREMIO AL
AZAR, inscrita bajo título N° 2188, a favor de Marcel Huard y Real Berube. Manifestó
lo siguiente:
(i) Los métodos de juego no son patentables, conforme lo establece el artículo 15
inciso d) de la Decisión 486.
(ii) Asimismo, el azar tampoco es patentable, por lo que no es posible pretender
patentar un juego en el que el azar es la característica fundamental del juego,
ya que no hay creación alguna susceptible de protección.
(iii) La patente de invención materia de la presente acción se encuentra
conformada por 9 reivindicaciones, donde la reivindicación 1 - que es la
principal y las 8 restantes son sus dependientes - se refiere a un “aparato para
participar en un juego de premio auxiliar jugado con otro juego principal de un
casino…”, el cual no es sino una mesa de póker para 7 jugadores con un pozo
acumulado, el mismo que está accesible al público desde hace muchos años,
por lo que al estar comprendido en el estado de la técnica, no debió ser
amparado como patente de invención.
(iv) Los emplazados a fin de conseguir que se les otorgue la patente cuya nulidad
se pretende, pues los aparatos o máquinas por sí mismos no constituyen
invento alguno y además los métodos de juego no son patentables,
encubrieron bajo el nombre de aparato un procedimiento de juego, lo que se
verifica de la lectura de las nueve reivindicaciones que conforman la patente de
invención.
(v) De una lectura de la reivindicación 1, se advierte que el fundamento del aparato
consiste en un juego principal y otro accesorio, donde los jugadores tienen un
determinado número de símbolos de juego como consecuencia de haber
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jugado el juego principal, interviniendo el azar para alcanzar un valor
determinado.
(vi) De las reivindicaciones 2, 3 y 4 se advierte que el azar es el factor
determinante, y que se está encubriendo en realidad una forma de jugar.
Asimismo, de la reivindicación 5 se aprecia que es obvio que se trata de reglas
de juego.
(vii) Las especificaciones contenidas en la reivindicación 6, constituyen los métodos
para jugar, habiéndose utilizado el medio físico del aparato para solapar un
procedimiento cuyo registro está prohibido.
(viii) En la reivindicación 8, se hace referencia a dónde y cómo se origina el importe
que constituye un premio, lo cual no tiene relación con la función del “aparato”,
redactado en dicha reivindicación.
(ix) Si bien la redacción de la reivindicación 9 es confusa, se refiere a un
procedimiento relativo a etapas de juego.
(x) El nivel inventivo de la invención cuya nulidad se pretende, según el Informe
Técnico N° CEA 54-2000, estaría dado porque los medios de entrada de dicho
aparato generan al azar un valor que representa un conjunto de las posiciones
de los juegos, un conjunto ganador de símbolo de juego asociados con el juego
normal de casinos o una cantidad de premios que se gana. Asimismo, los
medios indicadores de selección indican las posiciones de juego seleccionado,
el conjunto seleccionado como ganador y el premio ganado luego de las
apuestas. De lo anterior se aprecia que se trata de un procedimiento de juego
que implícitamente está contenido en la máquina, pero depende del jugador
seleccionar tal o cual alternativa.
(xi) El mencionado informe técnico señaló en la parte relativa al nivel inventivo, que
lo novedoso es proporcionar una oportunidad adicional en la que no se toma en
cuenta la habilidad del jugador para el juego, porque igual podrá ganar si
realiza una pequeña apuesta adicional para participar en el denominado pozo
de premio acumulativo. Debe tenerse en cuenta, como toda persona
conocedora de juegos de casinos podría corroborar, que el pozo acumulativo
existe hace decenas de años y es utilizado no solamente para el juego del
póker, sino para una diversidad de juegos de casinos (máquinas tragamonedas
de toda clase) y si bien hasta hace unos años atrás sólo se jugaban de forma
manual, desde la década del ochenta existen juegos de forma electrónica.
(xii) La mesa de juego de póker existe hace muchos años y su utilización es tan
común y pública que no requiere mayor prueba; el sistema de pozo acumulado
viene siendo utilizado en todas partes para diversos tipos de juegos, lo único
que han hecho los emplazados es reunir la máquina con el sistema de juego en
forma electrónica.
(xiii) Solapadamente, a través de la patente de un aparato, lo que se pretende
abarcar con la misma patente es un método de juego, y de esta manera
impedir que terceros empleen el mismo procedimiento que desde hace años es
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de público conocimiento en el mercado. Sin embargo, INDECOPI nunca les
patentó el procedimiento de juego, por lo que no resulta de aplicación la
protección prevista en el artículo 52 inciso b) de la Decisión 486.
(xiv) Por lo anterior, la patente de invención cuya nulidad se pretende, carece de
novedad y nivel inventivo.
Adjuntó medios probatorios.
Con fecha 14 de mayo del 2002, Marcel Huard y Real Berube solicitaron se les
otorgue un plazo adicional a fin de absolver el traslado de la denuncia interpuesta por
Heal Technology S.A.C. Mediante proveído de fecha 20 de mayo del 2002, la Oficina
de Invenciones y Nuevas Tecnologías concedió la prórroga solicitada.
Con fecha 25 de julio del 2002, Marcel Huard y Real Berube absolvieron el traslado de
la acción de nulidad manifestando lo siguiente:
(i) En un primer momento, tuvieron la intención de solicitar se otorgue protección
no sólo a un método de juego de azar, sino adicionalmente a un aparato que
tendría como una de sus características la incorporación de premios al azar,
diferenciando claramente las reivindicaciones, lo que demuestra que actuaron
de buena fe, tratando de evitar cualquier confusión y/o engaño en los
procedimientos de examen.
(ii) La Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías ha distinguido entre los
aspectos de la invención relacionados al método y los vinculados con el
aparato, estableciendo que un método de juego no es patentable, rechazando
las reivindicaciones correspondientes.
(iii) La patente de invención cuya nulidad se pretende fue solicitada y concedida en
los Estados Unidos de América y en Australia, países en donde la legislación
en materia de patentes permite el otorgamiento de patentes para métodos de
juego, habiéndose reivindicado separadamente el aparato y el método.
(iv) El artículo 15 inciso d) de la Decisión 486 establece que no son patentables los
planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales juegos o
actividades económico-comerciales; sin embargo la patente de invención cuya
nulidad se pretende es un aparato, el cual es patentable.
(v) La patente de invención cuya nulidad se pretende, es un aparato para jugar un
juego de premio auxiliar el cual se juega conjuntamente con un juego principal
de casino; el aparato de la invención permite una adición de un elemento
aleatorio a efectos de otorgar premios adicionales a los otorgados por el juego
principal de casino. El aparato comprende una selección aleatoria que genera,
aleatoriamente, un valor representado al menos de: a) un conjunto de
posiciones de juego, pudiendo ser tal conjunto uno o ninguno, algunas y todas
las posiciones de juego, b) un conjunto de símbolos de juego ganadores, en
donde los símbolos ganadores están asociados con el juego principal del
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