Sentencia nº 001826-2008/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 24 de Julio de 2008
| Fecha de Resolución | 24 de Julio de 2008 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 234820-2005/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1826-2008/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 234820-2005
1-18
SOLICITANTE: IASA CORPORATION S.A.
OPOSITOR : NIKE INTERNATIONAL LTD
Oposición andina – Principio de especialidad – Riesgo de confusión entre
signos que distinguen productos de las clases 3 y 25 de la Nomenclatura
Oficial: Existencia.
Lima, veinticuatro de julio del dos mil ocho.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 4 de marzo del 2005, Iasa Corporation S.A. (Perú) solicitó el registro
de la marca de producto constituida por la denominación DO IT! escrita en
letras características, y al lado derecho se aprecia un signo de exclamación en
los colores celeste, amarillo, fucsia y negro, conforme al modelo, para distinguir
jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello,
dentífricos, de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 19 de setiembre del 2005, Nike International Ltd. formuló oposición
al registro del signo solicitado manifestando lo siguiente:
(i) Es titular del lema comercial JUST DO IT registrado en Venezuela bajo
certificado Nº 4874, para usarse como complemento de la marca NIKE
registrada bajo certificado Nº 94550, que distingue productos de la clase
39 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) Ha solicitado en Ecuador y Colombia el registro de la marca JUST DO
IT, para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1826-2008/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 234820-2005
2-18
(iii) Asimismo, es titular en Estados Unidos de Norteamérica de las
siguientes marcas:
MARCA CLASE REGISTRO
JUST DO IT 25 1875307
JUST DO IT 16 y18 1931937
JUST DO IT 21, 20 y 16 1817919
(iv) El lema comercial JUST DO IT, así como las marcas JUST DO IT
registradas en Estados Unidos de América y solicitadas anteriormente
en países de la Comunidad Andina, gozan de la calidad de notoriamente
conocidos.
(v) El signo solicitado resulta engañoso, toda vez que reproduce la
denominación DO IT que forma parte de sus marcas registradas y
signos solicitados.
(vi) Los productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial que pretende
distinguir el signo solicitado se encuentran vinculados a los productos de
las clases 16, 18 y 25 que distinguen las marcas registradas. Así, en
ambos casos se trata de productos destinados a satisfacer necesidades
específicas de los seres humanos. En la práctica, los productos de las
clases 3 y 25 de la Nomenclatura Oficial se expenden en los mismos
establecimientos comerciales; asimismo, en la actualidad constituye una
práctica frecuente que modistas y diseñadores de modas utilicen sus
marcas para distinguir tanto prendas de vestir y calzado como productos
de tocador y perfumes.
(vii) Los signos en cuestión son confundibles gráfica y fonéticamente por el
hecho de compartir la denominación DO IT.
(viii) El signo solicitado constituye una reproducción de sus marcas notorias
registradas a nivel internacional.
(ix) Al presente caso resulta de aplicación tanto el artículo 136 inciso a) de la
Decisión 486, como lo establecido en el artículo 7 de la Convención
General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de
Washington, ya que el signo solicitado es prácticamente idéntico a sus
marcas registradas en Estados Unidos de América, lo que hace
razonable suponer que la solicitante tenía conocimiento de la existencia
de dichas marcas.
(x) La solicitante está actuando de mala fe
Adjuntó diversos documentos a fin de acreditar sus afirmaciones.
Con fecha 28 de octubre del 2005, Iasa Corporation S.A. absolvió el traslado de
la oposición señalando que:
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