Sentencia nº 001240-2003/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 10 de Noviembre de 2003
| Fecha de Resolución | 10 de Noviembre de 2003 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 150012-2002/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1240-2003/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 150012-2002
1-20
SOLICITANTE : COMERCIAL ECCSA S.A
OPOSITORA : SAGA FALABELLA S.A.
Denominaciones descriptivas - Distintividad del signo solicitado - Riesgo de
confusión entre signos que distinguen productos de la clase 24 y productos de
las clases 3, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28 y servicios de la clase 42
de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia - Principio de especialidad - Similitud o
conexión competitiva
Lima, diez de noviembre de dos mil tres
I. ANTECEDENTES
Con fecha 22 de abril del 2002, Comercial Eccsa S.A. (Chile) solicitó el registro de la
marca de producto FONOCOMPRAS RIPLEY, para distinguir tejidos y productos
textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa, de la clase 24 de
la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 23 de setiembre del 2002, Saga Falabella S.A. (Perú) formuló oposición
manifestando lo siguiente:
(i) Es titular de la marca FONOCOMPRAS SAGA FALABELLA (debió decir
FONOCOMPRAS EXCLUSIVO PARA CLIENTES CMR SAGA FALABELLA y
logotipo), para distinguir productos y servicios de las clases 3, 8, 11, 14, 15,
18, 20, 21, 24, 25, 28 y 42 de la Nomenclatura Oficial y ha solicitado el
registro del mismo signo en las clases 9, 16 y 27 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) Los signos son similares al grado de originar confusión en el público
consumidor, más aun si se tiene en consideración que el signo solicitado
pretende distinguir productos vinculados a los productos y servicios que
distinguen sus marcas registradas.
(iii) La solicitante es una empresa comercial integrada por varias tiendas por
departamentos, dedicada a la venta de diversos productos de uso personal y
para el hogar, teniendo como objeto la venta y comercialización de
mercancías, tales como ropa, calzado, artículos deportivos, artículos de
cocina, línea blanca, electrodomésticos, joyería, perfumería, muebles,
bicicletas, artículos de campamentos, entre otros.
(iv) El signo solicitado se ha limitado a tomar su marca FONOCOMPRAS SAGA
FALABELLA (debió decir FONOCOMPRAS EXCLUSIVO PARA CLIENTES
CMR SAGA FALABELLA y logotipo) y ha sustituido las dos últimas palabras
por RIPLEY, creando un signo engañoso que es confundible con su marca
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1240-2003/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 150012-2002
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FONOCOMPRAS SAGA FALABELLA (debió decir FONOCOMPRAS
EXCLUSIVO PARA CLIENTES CMR SAGA FALABELLA y logotipo) .
(v) Si bien el signo solicitado es denominativo, en la práctica es utilizado como un
signo mixto, con un logotipo muy similar a sus marcas registradas, tal como
se puede apreciar de las copias del catálogo donde aparece la denominación
FONOCOMPRAS que adjuntó como medio probatorio.
(vi) Los signos son confundibles a nivel gráfico y fonético, pues se diferencian
únicamente por las palabras SAGA FALABELLA y RIPLEY, presentando una
estructura gráfica muy similar, lo que determina que sea imposible que un
consumidor promedio pueda identificar las marcas de su empresa y las
marcas de la empresa solicitante.
(vii) La pronunciación de los signos es similar, debido a que el término de mayor
relevancia y que quedará en el recuerdo del consumidor es FONOCOMPRAS,
el cual es idéntico en los signos en conflicto.
(viii) El consumidor al ver en el mercado productos de la clase 24 de la
Nomenclatura Oficial, identificados con la marca FONOCOMPRAS, productos
de la misma clase que los identificados por su marca registrada, vinculará a
los signos y pensará válidamente que se encuentra frente a un producto
comercializado por su empresa.
(ix) Los signos identifican productos idénticos, siendo evidente que tienen los
mismos canales y forma de comercialización.
Con fecha 18 de noviembre del 2002, Comercial Eccsa S.A. absolvió el traslado de
la oposición manifestando lo siguiente:
(i) La opositora señala erróneamente que la marca registrada es
FONOCOMPRAS SAGA FALABELLA, cuando en realidad la marca registrada
es FONOCOMPRAS EXCLUSIVO PARA CLIENTES CMR SAGA
FALABELLA.
(ii) El signo solicitado es distinguible de la marca base de la oposición, pues
analizando ambas denominaciones, resulta poco probable que se confundan
entre sí, debido a su extensión y a la presencia de las denominaciones finales
que son bastante distintas y ampliamente conocidas en el mercado. Si bien
presentan en común la denominación FONOCOMPRAS, la presencia de la
denominación RIPLEY, le otorga la distintividad necesaria al signo solicitado.
(iii) El elemento que más destaca en el signo solicitado es la denominación
RIPLEY, pues es el nombre de la empresa cuyos productos se desean
adquirir mediante la atención telefónica, por lo que el término
FONOCOMPRAS se ve relegado a un segundo plano.
(iv) La opositora parece desconocer que el término FONO, solo o acompañado
con otro elemento, es usual en el mercado, sobre todo si se tiene en
consideración que muchas marcas han optado por agregar a sus servicios la
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