Sentencia nº 001013-2010/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 7 de Mayo de 2010
| Fecha de Resolución | 7 de Mayo de 2010 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 350619-2008/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1013-2010/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 350619-2008
1-64
ACCIONANTE : EMPRESAS ANDINAS, S.A.
EMPLAZADA : EMARÁN S.A.C.
Acción por infracción a los derechos de Propiedad Industrial: Fundada –
Actos de competencia desleal en las modalidades de confusión,
explotación de la reputación ajena y copia o reproducción no autorizada:
Improcedente e Infundado – Determinación de sanciones – Costas y
costos
Lima, siete de mayo de dos mil diez.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 14 de abril de 2008, Empresas Andinas, S.A. (Panamá) interpuso
acción por infracción a los derechos de Propiedad Industrial y por actos de
competencia desleal en las modalidades de confusión, explotación de la
reputación ajena y reproducción y/o copia no autorizada, contra la empresa
Emarán S.A.C., manifestando lo siguiente:
- Es titular de las marcas registradas AMARILLITO y logotipo (Certificado Nº
42688), AMARILLITO (Certificado Nº 37589), VERDES ITO (Certificado Nº
79700), VERDESITO SIBARITA y etiqueta (Certificado Nº 95469) y TUCO
TALLARINI SIBARITA y figura (Certificado Nº 101160), que distinguen
productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
- Su empresa es líder en la comercialización de condimentos, habiendo
logrado posicionar sus marcas en todo el territorio nacional como marcas de
prestigio.
- Ha verificado que la empresa emplazada Emarán S.A.C. viene
comercializando productos de la misma clase que los comercializados por su
empresa, bajo marcas similares y confundibles. De esa manera, la
emplazada no sólo viene infringiendo sus derechos de Propiedad Industrial,
sino que, adicionalmente, viene cometiendo una serie de actos de
competencia desleal en las modalidades de confusión, explotación de la
reputación ajena y uso no autorizado de signo.
- La emplazada viene utilizando y comercializando masivamente 3 signos y
envolturas que resultan similares a sus marcas registradas, para distinguir
condimentos y sazonadores, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. En
efecto, se ha verificado que la emplazada viene comercializando los
siguientes productos PALILLO AMARILLITO, SAZONADOR EL VERDE y
TUCO PARA TALLARINES BATÁN – FÓRMULA ITALIANA.
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- Los productos PALILLO AMARILLITO, SAZONADOR EL VERDE y TUCO
PARA TALLARINES BATÁN – FÓRMULA ITALIANA infringen sus derechos
marcarios, no siendo una simple coincidencia, la utilización de dichos signos
y etiquetas tan similares a los productos que su empresa comercializa en el
mercado, sino que, por el contrario, evidencia la mala fe de la empresa
emplazada, al tratar de asemejarse a sus marcas registradas.
- La emplazada aparece como fabricante del producto denominado “PALILLO
AMARILLITO”, para distinguir condimentos; siendo que dicho producto
infringe sus derechos respecto de sus marcas registradas AMARILLITO y
logotipo (Certificado Nº 42688) y AMARILLITO (Certificado Nº 37589).
Cabe precisar que la denominación PALILLO alude al producto que se
comercializa (condimento comúnmente llamado palillo), por lo que, al
momento de efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados,
sólo deberá tenerse en consideración que éstos coinciden en el elemento
denominativo relevante, a saber, AMARILLITO.
- La emplazada viene, asimismo, comercializando el producto denominado
SUPER SAZONADOR EL VERDE, para distinguir sazonadores; siendo que
dicho producto infringe sus derechos respecto de sus marcas registradas
VERDES ITO (Certificado Nº 79700) y VERDESITO SIBARITA y etiqueta
(Certificado Nº 95469).
Si bien ni en el display ni en los sobres individuales comercializados se
consigna el nombre de la empresa emplazada como fabricante de los
productos SUPER SAZONADOR EL VERDE, sí se consigna unos números
telefónicos y un correo electrónico que corresponde a los teléfonos y correo
electrónico de la emplazada Emarán S.A.C.
Además, debe tenerse en cuenta que, en el caso de los productos SUPER
SAZONADOR EL VERDE, la infracción es más grave, porque no solamente
se han reproducido elementos que conforman a sus marcas registradas, sino
que, además, ha utilizado la misma combinación que forma parte de su
marca registrada VERDESITO SIBARITA y etiqueta (a saber, etiqueta de
color verde con letras rojas y una figura conformada por líneas horizontales
de color verde oscuro); siendo que su intención es confundir al público
consumidor con tantas similitudes.
- La emplazada, además, elabora el producto TUCO BATAN, el cual presenta
una similar combinación de elementos a la utilizada en su marca registrada
TUCO TALLARINI SIBARITA y figura (Certificado Nº 101160). En efecto, en
ambos casos, se aprecia una etiqueta de color amarillo, donde la
denominación TUCO se encuentra en letras negras rodeadas de un borde
color rojo; además, en ambos casos, se utiliza la expresión FÓRMULA
ITALIANA. Finalmente, en el caso del signo utilizado por la emplazada, se
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aprecia debajo del término TUCO, la expresión PARA TALLARINES, la cual
resulta similar al término TALLARINI que aparece en su marca registrada
debajo del término TUCO.
- La emplazada utiliza denominaciones y etiquetas similares a las
denominaciones y/o etiquetas que conforman a sus marcas registradas para
distinguir los mismos productos que los que su empresa comercializa e
identifica. Este uso ilegal le produce enormes perjuicios, al generar confusión
en los consumidores, quienes al estar confrontados ante signos tan
similares, considerarán que se trata de un mismo signo o de una marca
asociada a su empresa o a alguna empresa vinculada.
- En el caso concreto, el uso indebido de sus marcas por parte de la
emplazada Emarán S.A.C., sería susceptible de causar tanto confusión
directa como indirecta en el público consumidor.
- El uso de los signos cuestionados por parte de la emplazada no sólo
constituye un acto de engaño a los consumidores, sino que también produce
cuantiosos perjuicios a su empresa y a sus marcas registradas base de la
presente acción, pues se pondría en riesgo el buen ganado prestigio
comercial de su empresa por la calidad de los productos ofrecidos.
- La empresa viene actuando con evidente mala fe al utilizar tres signos que
constituyen: i) una virtual transcripción de dos de sus marcas registradas
(AMARILLITO y logotipo y AMARILLITO); ii) una similitud extrema con una
de sus marcas registradas (VERDESITO SIBARITA y etiqueta); y, iii) la copia
de una de sus marcas registradas (TUCO TALLARINI SIBARITA y figura). Lo
anterior, denota una clara intención de la emplazada de confundir a los
consumidores.
- Atendiendo al alto grado de conocimiento de sus marcas en el mercado
nacional, difícilmente se puede sostener que la emplazada no tenía
conocimiento de la existencia de las mismas, más aún si se tiene en cuenta
que ésta se dedica a la comercialización de condimentos, rubro en el cual,
su empresa es líder en el mercado nacional.
- Los actos realizados por la emplazada también califican como actos de
competencia desleal en las modalidades de actos de confusión, explotación
de la reputación ajena y copia o reproducción no autorizada de un signo.
- Tal y como se acredita con los medios probatorios que adjunta, así como de
la visita inspectiva que solicita se realice en los establecimientos de la
emplazada, ésta viene utilizando signos similares a sus marcas registradas
AMARILLITO y logotipo, AMARILLITO, VERDES ITO, VERDESITO
SIBARITA y etiqueta y TUCO TALLARINI SIBARITA y figura, de forma tal
que logra un aprovechamiento parasitario del esfuerzo que su empresa,
titular de las marcas en cuestión, ha efectuado en el mercado para mantener
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