Sentencia nº 000110-2004/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 18 de Febrero de 2004
| Fecha de Resolución | 18 de Febrero de 2004 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 631-1998/OIN |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0110-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 631-1998/OIN
1-22
SOLICITANTE : SMITHKLINE BEECHAM P.L.C.
Solicitud de patente de invención – Falta de nivel inventivo
Lima, dieciocho de febrero de dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 16 de julio de 1998, Smithkline Beecham p.l.c. (Inglaterra) - reivindicando
prioridad sobre la base de la solicitud Nº 9715306.8 presentada en Inglaterra con fecha
18 de julio de 1997- solicitó patente de invención para NUEVO MÉTODO DE
TRATAMIENTO, cuyos inventores son Robin Edwin Buckinham y Stephen Alistair
Smith.
Mediante proveído de fecha 15 de setiembre de 1998, la Oficina de Invenciones y
Nuevas Tecnologías requirió a la solicitante que cumpla con efectuar el pago por
cada reivindicación de prioridad extranjera en un plazo de 3 meses, contado a partir
de la presentación de la solicitud, bajo apercibimiento de perder el derecho de
prioridad. Asimismo, se le requirió para que cumpla con efectuar el pago por cada
reivindicación adicional del documento técnico en un plazo de 30 días, bajo
apercibimiento de no tomar en cuenta las reivindicaciones que excedan a las 10
primeras.
Con fecha 9 de octubre de 1998, la solicitante cumplió con adjuntar los pagos por
concepto de 1 reivindicación de prioridad extranjera y por reivindicaciones
adicionales del documento técnico.
Con fecha 30 de setiembre de 1999, se otorgó la orden de aviso Nº 99-997,
efectuándose la publicación en el Diario Oficial El Peruano el 22 de diciembre de 1999.
Mediante proveído de fecha 25 de abril del 2000, la Oficina de Invenciones y Nuevas
Tecnologías requirió a la solicitante que cumpla con presentar el arancel
correspondiente al pago por examen de fondo (pericial), dentro del plazo de 3
meses, bajo apercibimiento de declararse la solicitud en abandono.
Con fecha 20 de junio del 2000, Smithkline Beecham p.l.c. presentó el comprobante
de pago por examen de fondo (pericial).
Mediante proveído de fecha 24 de abril del 2001, la Oficina de Invenciones y Nuevas
Tecnologías requirió a la solicitante que presente, en un plazo de tres meses, copias
de los documentos referidos a literatura no patente:
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0110-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 631-1998/OIN
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(i) KELLEY D.E. ET AL DIABETES 1998, 5/2, pág: 90-96
(ii) SCHEEN AJ, DRUGS, Feb. 1998, 55(2) pág. 225-36
Citados en el informe de búsqueda internacional correspondiente a la
publicación WO99/03476 que reivindica la prioridad de fecha 18 de julio de
1997, al igual que la presente solicitud; al ser considerados documentos
relevantes con la categoría X.
Con fecha 15 de mayo del 2001, Smithkline Beecham p.l.c. presentó los documentos
referidos a literatura no patente solicitados mediante proveído de fecha 24 de abril
del 2001.
Con fecha 21 de junio del 2001, Smithkline Beecham p.l.c. presentó el comprobante
de pago por concepto de anualidad. Mediante proveído de fecha 15 de febrero del
2002, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías tuvo presente el pago por
anualidad.
Con fecha 1º de abril del 2002, la examinadora externa de patentes emitió el Informe
técnico N° BG012-2002, señalando lo siguiente:
(i) La descripción de la invención permite la comprensión del problema técnico y
de la solución que plantea la invención a dicho problema, por lo que cumple
con el requisito establecido en el artículo 28 de la Decisión 486.
(ii) Las reivindicaciones 1 a 21, definen la materia que se desea proteger y son
claras y concisas, por lo que cumplen con el artículo 30 de la Decisión 486,
sin embargo la reivindicación 18 por definir la concentración del Compuesto I,
debe ser únicamente dependiente de la reivindicación 17, que es donde se
menciona a este concepto.
(iii) Las reivindicaciones 1 a 13 se encuentran dentro de los alcances del Art. 20
inciso d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, referido
a la no patentabilidad de los métodos terapéuticos, por lo que no se
consideran susceptibles de patentarse y deben ser retiradas del pliego.
(iv) Las reivindicaciones 19 y 20, no son patentables por pretender obtener
protección para un uso y deben ser retiradas del pliego.
(v) La reivindicación 21, es dependiente de las reivindicaciones 14, 19 ó 20,
puesto que las reivindicaciones 19 y 20 no cumplen con el artículo 14 de la
Decisión 486, dicha reivindicación debe ser modificada en su dependencia, es
decir, debe ser dependiente solamente de la reivindicación 14, por lo tanto el
examen de fondo será considerada como tal, pero debe ser modificada en un
nuevo pliego.
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