Sentencia nº 000634-2001/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 28 de Mayo de 2001
| Fecha de Resolución | 28 de Mayo de 2001 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 9994473-1999/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 634-2001/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 9994473
1-30
ACCIONANTE : FRENO S.A.
EMPLAZADA : IMPORTACIÓN DE FRENOS, EMBRAGUES Y
REPUESTOS "EL DISCO" S.A. - IMFRENOSA
Infracción de derechos de marca y nombre comercial - Uso de nombre
comercial similar - Pruebas de uso de nombre comercial - Determinación de
sanciones
Lima, veintiocho de mayo de dos mil uno
I. ANTECEDENTES:
Con fecha 5 de noviembre de 1999, Freno S.A. (Perú) interpuso acción por
infracción a los derechos de propiedad industrial contra Imfrenosa (debió decir
Importación de Frenos, Embragues y Repuestos "El Disco" S.A. – IMFRENOSA),
manifestando que la emplazada viene utilizando en la ciudad de Trujillo la
denominación IMFRENOSA - la misma que no la tiene registrada como marca o
nombre comercial - para distinguir actividades de comercialización de frenos,
embragues, discos, zapatas (clase 12) y líquidos para frenos, aditivos (clase 1).
Precisó que la denominación IMFRENOSA constituye un signo casi idéntico y, por
tanto, confundible con las marcas y el nombre comercial FRENOSA y logotipo
registrados a su favor en las clases 1 y 12 de la Nomenclatura Oficial. En tal sentido,
indicó que la emplazada se aprovecha indebidamente de la reputación que tiene su
marca a nivel nacional e internacional. Solicitó se practique - bajo su cuenta, costo y
riesgo - una inspección y se dicte como medidas cautelares el comiso, depósito o
inmovilización de cualquier rotulado, etiqueta, membrete y/o productos que utilicen la
denominación IMFRENOSA, la paralización de toda actividad de fabricación,
comercialización y promoción del signo infractor y cualquier otra medida que tenga
como finalidad evitar que se produzca algún perjuicio adicional derivado del acto
denunciado o que tenga por finalidad la cesación de éste. Adjuntó los certificados de
registro de sus marcas y de renovación de su nombre comercial, entre otros
documentos. Posteriormente - a solicitud de la Oficina de Signos Distintivos (foja 38)
- presentó pruebas para acreditar el uso y conocimiento de su nombre comercial
FRENOSA y logotipo, tales como copias de facturas, conocimientos de embarque y
otros documentos de exportación, catálogos y publicidad.
Mediante proveído de fecha 7 de diciembre de 1999, la Oficina de Signos Distintivos
tuvo por interpuesta la acción por infracción y ordenó que se practique una diligencia
de inspección en calidad de requerimiento de información en el local de la
emplazada, ubicado en Av. Perú Nº 452, Trujillo. En atención a lo solicitado y a las
pruebas obrantes en autos dictó la medida cautelar consistente en el cese de uso de
la denominación IMFRENOSA, ya sea como marca o como nombre comercial, en
forma independiente o conjuntamente con otros elementos, para distinguir o
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Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
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comercializar productos de las clases 1 y 12 de la Clasificación Internacional.
Dispuso que, de verificarse en la diligencia ordenada la existencia de productos de
las referidas clases con la denominación materia de la denuncia, se imponga la
medida cautelar de inmovilización de tales productos, así como del material
publicitario en el que aparezca la mencionada denominación.
Con fecha 16 de diciembre de 1999, se llevó a cabo la diligencia de inspección en el
local de la emplazada. Se verificó que en dicho local funciona la empresa
Importadora y Exportadora Santa Ana S.A., tal como consta en su Licencia de
Funcionamiento Municipal Nº 4831-96. Se encontró el archivo denominado
“IMFRENOSA – ventas”, en el que se aprecia la existencia de la factura Nº 001660
de fecha 15 de diciembre de 1999 emitida por IMFRENOSA. Asimismo, se constató
el uso como nombre comercial de la denominación FRENOS Y EMBRAGUES
SANTA ANA (en la parte izquierda del local) y de la denominación IMFRENOSA (en
la parte derecha), para distinguir frenos y líquidos de frenos de las clases 1 y 12 de
la Nomenclatura Oficial. No se hizo efectiva la medida cautelar de inmovilización de
productos, ya que no se verificó la existencia, a la vista o en las vitrinas del local, de
productos que utilicen la denominación IMFRENOSA. Se dejó constancia que el
representante de la emplazada señaló que para ingresar a su depósito o almacén se
requería de una orden judicial y que el local de IMFRENOSA está ubicado al costado
de su establecimiento y tiene el Nº 452-A.
Con fecha 22 de diciembre de 1999, Importación de Frenos, Embragues y
Repuestos "El Disco" S.A. – IMFRENOSA (Perú) absolvió el traslado de la denuncia
manifestando que su empresa se dedica a la compra - venta, importación y
exportación de vehículos, maquinarias industriales, ferretería industrial, sistema de
frenos, embragues, líquidos de frenos, aceites, grasas y aditivos, tal como se
desprende de su Escritura de Constitución de fecha 5 de diciembre de 1996 y que
realiza dicha actividad comercial de buena fe. Indicó que la actividad de su empresa
no es industrial, sino estrictamente comercial, ya que no se dedica a la extracción o
elaboración de los productos que comercializa, entre los que se encuentran los
productos de la accionante. Sostuvo que, contrariamente a lo afirmado por la
accionante, su empresa no intenta aprovecharse indebidamente de su reputación, ya
que ambas empresas se dedican a actividades distintas, no siendo confundibles.
Señaló que, en todo caso, la acción por infracción a los derechos de propiedad
industrial de la accionante ha prescrito, pues de conformidad con lo establecido por
el artículo 244 del Decreto Legislativo 823 concordado con el artículo 2001 del
Código Civil, han transcurrido más de dos años contados a partir de la fecha de
constitución de su empresa (5 de diciembre de 1996) y la fecha en que se presentó
la presente acción. Adjuntó documentos para acreditar sus argumentos, tales como
copias de la escritura de constitución de su empresa, letras de cambio aceptadas por
su empresa a favor de Freno S.A., notas de débito, comprobante de depósito.
Solicitó el reconocimiento y firma de la nota de débito Nº 3714, que adjunta, por
mercadería que no le ha sido entregada, y un informe que debe remitir la Gerencia
de Freno S.A. sobre una transacción efectuada con su empresa.
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