Sentencia nº 000386-2005/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 14 de Abril de 2005
| Fecha de Resolución | 14 de Abril de 2005 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 160594-2002/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0386-2005/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 160594-2002
1-20
SOLICITANTE : GERMÁN CASTRO ZÁRATE
OPOSITORAS : SOCIEDAD ANÓNIMA FAUSTO PIAGGIO
NEGOCIACIÓN VITIVINÍCOLA LA PORTATIL S.A.
Mala fe en la presentación de una solicitud de registro: Inexistencia – Examen de
registrabilidad
Lima, catorce de abril del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 28 de agosto del 2002, Germán Castro Zárate (Perú) solicitó el registro de
la marca de producto CASABLANCA, para distinguir aguardientes y licores en
general, de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 5 de noviembre del 2002, Sociedad Anónima Fausto Piaggio (Perú)
formuló oposición manifestando lo siguiente:
(i) Es titular de la marca de producto CASABLANCA, registrada bajo certificado
Nº 85952, para distinguir productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) De un examen comparativo entre el signo solicitado y su marca registrada se
advierte que son fonética y gráficamente idénticos, por lo que el consumidor
podría identificar los productos marcados con el signo solicitado como
provenientes de un mismo origen empresarial.
(iii) Si bien los signos en cuestión distinguen productos en distintas clases de la
Nomenclatura Oficial (30 y 33), dado que se trata de productos destinados
para el consumo humano y que son consumidos en forma conjunta - ya que
es usual consumir pastas e inmediatamente ingerir bebidas - éstos tienen los
mismos canales de comercialización.
(iv) Además, dentro de los productos que distingue la marca registrada se
encuentra el hielo, el cual es un complemento para el consumo de los
productos que pretende distinguir el signo solicitado.
(v) Por lo anterior, la coexistencia de ambos signos en el mercado, producirá un
alto riesgo de confusión directa en el consumidor, quien podría asumir que
los productos distinguidos con dichos signos tienen el mismo origen
empresarial.
Con fecha 4 de diciembre del 2002, Germán Castro Zárate, absolvió el traslado de la
oposición formulada por Sociedad Anónima Fausto Piaggio. Manifestó lo siguiente:
(i) No existe relación entre los productos que distingue la marca registrada
CASABLANCA y el signo solicitado CASABLANCA, ya que se trata de
productos de distinta naturaleza, siendo los productos de la clase 30 de
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naturaleza sólida y elaborados en base a productos naturales, mientras que
los licores o aguardientes son líquidos elaborados mediante procesos
químicos. Asimismo, tienen distintos canales de comercialización y
presentación del producto en el mercado, siendo los productos de la clase 30
comercializados en bodegas y panaderías utilizando envolturas de plástico o
de papel; mientras que los licores son comercializados en licorerías y en
lugares especializados de los supermercados utilizando botellas. Además
están dirigidos a un distinto público consumidor. En ese sentido, entre los
signos en cuestión no existe posibilidad de riesgo de confusión.
(ii) No es posible realizar el examen comparativo entre los signos en cuestión,
dado que éstos distinguen productos que no guardan similitud o conexión
competitiva.
(iii) Se debe tener en consideración que tanto las pastas como el hielo de la
clase 30 de la Nomenclatura Oficial, no necesariamente guardan relación de
complementariedad con los aguardientes y licores de la clase 33, ya que las
pastas son consumidas - por costumbre - por un pequeño sector de la
población, razón por lo que no se puede concluir ligeramente que el consumo
de dichos productos es complementario, aun más cuando la confundibilidad y
la complementariedad se debe considerar respecto a un mercado y no a
ciertas costumbres.
Con fecha 6 de noviembre del 2002, Negociación Vitivinícola la Portátil S.A. (Perú)
formuló oposición manifestando lo siguiente:
(i) Cuenta con legítimo interés a fin de formular oposición a la presente solicitud
por cuanto el signo solicitado es idéntico a su marca CASABLANCA, la cual
ha venido utilizando desde hace más de 20 años y que, incluso, en una
oportunidad fue otorgada a su favor.
(ii) A su empresa le asiste un mayor derecho sobre el registro de la marca
CASABLANCA, toda vez que dicha marca estuvo registrada a su favor bajo
certificado N° 20434, desde el 20 de abril de 1979, siendo renovada
consecutivamente hasta el año 1989, en el cual se impidió la prosecución de
su vigencia, debido a la existencia de la marca VIÑA CASABLANCA,
registrada desde el 31 de julio de 1977.
(iii) Su marca CASABLANCA estuvo coexistiendo más de 10 años con la marca
VIÑA CASA BLANCA, tiempo en el cual su empresa venía haciendo uso de
su marca de una manera constante, habiendo realizado una inversión
importante, tanto en envases, etiquetas y materia prima.
(iv) Dado que la titular de la marca VIÑA CASA BLANCA no hacía uso de dicha
marca, su empresa inició una acción de cancelación contra ésta, la misma
que fue declarada improcedente, por cuanto al momento de interposición de
dicha acción aún no eran aplicables las normas sobre cancelación.
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