Sentencia nº 000505-2009/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 6 de Marzo de 2009
| Fecha de Resolución | 6 de Marzo de 2009 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 223773-2004/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0505-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N°223773-2004
1-32
SOLICITANTE: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
OPOSITORA : MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED
Notoriedad del signo solicitado: No acreditada - Riesgo de confusión
entre servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia
Lima, seis de marzo de dos mil nueve.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 29 de octubre de 2004, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
(España) solicitó el registro de la marca de servicio constituida por la
denominación PASIÓN POR LAS PERSONAS escrita en letras características
sobre tres circunferencias sobrepuestas, reivindicando los colores blanco,
verde, anaranjado, marrón y morado; conforme al modelo, para distinguir
servicios bancarios; servicios de seguros; servicios de negocios financieros;
monetarios e inmobiliarios, de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 28 de marzo de 2005, Mastercard International Incorporated
(Estados Unidos de América) formuló oposición manifestando lo siguiente:
(i) Es titular de las siguientes marcas:
- La FIGURA DE DOS CÍRCULOS, uno de color rojo y uno de color
amarillo, entrelazados y en cuyo punto de intersección forman líneas
horizontales paralelas de color rojo y amarillo, que distingue servicios
de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial (Certificado Nº 14683).
- La etiqueta que contiene la denominación MASTERCARD y la
combinación de colores naranja, amarillo y blanco, de la clase 36 de la
Nomenclatura Oficial (Certificado Nº 717).
(ii) Basta la simple observación del signo solicitado y de las marcas
registradas para determinar que estos son casi idénticos, por lo que de
coexistir las posibilidades de confusión serían muy grandes.
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(iii) La marca solicitada carece de originalidad, por lo que no debe ser
admitida a registro.
(iv) Sus marcas registradas cuentan con un gran prestigio y reconocimiento
en el mercado peruano, debido a la calidad de sus servicios y a la costosa
inversión en publicidad desde hace muchos años, ostentando por ello la
calidad de notoriamente conocidas.
Posteriormente, adjuntó medios probatorios relacionados con la notoriedad de
sus marcas.
Con fecha 9 de mayo de 2005, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. absolvió
el traslado de la oposición manifestando lo siguiente:
(i) El hecho de que los signos en conflicto contengan circunferencias no los
hace semejantes al punto de causar confusión en el mercado ni hace
irregistrable al signo solicitado.
(ii) Las marcas de la opositora contienen dos círculos de igual tamaño, a
diferencia del signo solicitado que contiene tres círculos de diferente
tamaño.
(iii) Una de las marcas registradas por la empresa opositora contiene la
denominación MASTERCARD, la otra no contiene ninguna palabra, en
tanto que el signo solicitado contiene la frase PASIÓN POR LAS
PERSONAS, que a su vez, es una marca registrada mediante Certificado
Nº 37429.
(iv) Las marcas de la empresa opositora utilizan los colores rojo y anaranjado,
mientras que el signo solicitado incluye los colores blanco, verde, naranja,
marrón y morado.
(v) La opositora pretende acreditar la notoriedad de la marca MASTERCARD
mediante pruebas de hace más de 10 años.
(vi) Si bien en el año 1994, la Oficina de Signos Distintivos reconoció la
notoriedad y protegió a la marca MASTERCARD, se debió a que en dicho
momento se acreditó la notoriedad de la misma, sin embargo, la figura de
la marca notoria no es estática, muy por el contrario, es totalmente
dinámica y tendrá que acreditarse en cada caso particular.
(vii) El hecho de que MASTERCARD haya sido patrocinador oficial de la Copa
América y/o de la Copa Mundial de Fútbol no la hace una marca notoria
en nuestro país.
(viii) En caso la marca MASTERCARD sea considerada notoriamente
conocida, éste hecho no afectaría en nada su solicitud de registro, ya que
la opositora alega la confundibilidad entre los signos respecto del
elemento gráfico de la marca solicitada y sus marcas registradas.
Posteriormente, señaló que en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, las
marcas registradas coexisten con otras marcas que incluyen circunferencias en
sus diseños.
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Con fecha 24 de mayo de 2005, Mastercard International Incorporated reiteró
sus argumentos y agregó lo siguiente:
(i) El signo solicitado ha sido diseñado de una forma que resulta altamente
confundible con sus marcas registradas, de tal manera que si coexistieran,
el común de las personas sería inducida a error y confusión directa e
indirecta, pues pensaría equívocamente que la marca solicitada es una
variante de sus marcas registradas y que pertenecen al mismo propietario,
lo cual no es cierto.
(ii) Si la solicitante escogió una expresión o figura ya existente y acreditada o
notoria, lo hizo con la torcida intención de beneficiarse del esfuerzo ajeno.
(iii) Con los medios probatorios presentados ha demostrado que, a lo largo de
los años, su marca MASTERCARD no sólo ha mantenido su notoriedad y
prestigio sino que éstos han ido acrecentándose hasta convertirse, en la
actualidad, en una de las tarjetas de crédito más reconocidas, acreditadas
y usadas en todo el mundo y, por ende, también ampliamente conocidas y
usadas en el Perú.
(iv) En octubre de 2001, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de
Justicia del Perú reconoció la notoriedad de su marca MASTERCARD.
Adjuntó medios probatorios.
Con fecha 26 de mayo de 2005, Mastercard International Incorporated reiteró
sus argumentos respecto de la notoriedad de sus marcas registradas
MASTERCARD. Agregó que las marcas registradas en la clase 36 de la
Nomenclatura Oficial, mencionadas por la solicitante en su último recurso, si
bien incluyen círculos en sus diseños, éstos han sido diseñados de formas tan
originales y son tan distintos entre sí que por ello han sido admitidas a registro.
Con fecha 4 de julio de 2005, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. reiteró sus
argumentos con respecto a que el signo solicitado no es confundible con las
marcas registradas, toda vez que no comparten el mismo número de
circunferencias e incluyen denominaciones y colores distintos.
Con fecha 6 de setiembre de 2005, Mastercard International Incorporated
señaló lo siguiente:
(i) Al ser un patrocinador oficial de la FIFA, posee derechos de
mercadotecnia a escala mundial, por lo que sus marcas son vistas por
millones de personas en todo el mundo.
(ii) Con las pruebas presentadas ha quedado demostrada la notoriedad de
las marcas MASTERCARD y sus famosos logotipos; por tanto, tales
marcas deben estar debidamente protegidas de quienes, aprovechándose
de su extraordinario prestigio, pretenden registrar una marca muy
parecida y así obtener beneficios indebidos.
Adjuntó medios probatorios.
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