Sentencia nº 001919-2007/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 2 de Octubre de 2007
| Fecha de Resolución | 2 de Octubre de 2007 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 297425-2006/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1919-2007/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N°297425-2006
1-16
ACCIONANTE : HILDA PORFIRIA ARENAS HUACO
EMPLAZADA : J. CREW INTERNATIONAL, INC.
Acción de cancelación por falta de uso – Pruebas de uso – Reducción de
la lista de productos a distinguir
Lima, dos de octubre del dos mil siete
I. ANTECEDENTES
Con fecha 17 de noviembre del 2006, Hilda Porfiria Arenas Huaco (Perú)
solicitó la cancelación por falta de uso de la marca de producto J. CREW
(certificado N° 21518), registrada a favor de J. Crew International, Inc. en la
clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 8 de febrero del 2007, J. Crew International, Inc. (Estados Unidos
de América) absolvió el traslado de la acción de cancelación manifestando que
viene usando su marca J. CREW desde hace varios años hasta la actualidad.
Adjuntó documentos a fin de acreditar sus argumentos y señaló que las
facturas presentadas han sido emitidas en Perú por ventas de montos
considerables. Posteriormente, con fecha 2 de marzo del 2007, J. Crew
International, Inc. detalló el contenido de las facturas presentadas y adjuntó
impresiones de la página web de su empresa (www.jcrew.com) a fin de permitir
cotejar los códigos de los modelos de las prendas cuya venta habría
acreditado.
Mediante Resolución N° 5284-2007/OSD-INDECOPI de fecha 29 de marzo del
2007, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de cancelación
interpuesta y dispuso cancelar el registro de la marca J. CREW (certificado N°
21518). La Oficina consideró lo siguiente:
(i) Dado que los productos que distingue la marca J. CREW constituyen
bienes de consumo masivo, a afectos de acreditar el uso de la marca en
cuestión en el mercado, los medios probatorios presentados deberán
demostrar un nivel de comercialización acorde con la naturaleza de
dichos productos durante un período que demuestre continuidad o
regularidad en el tiempo.
(ii) No se considerarán los documentos presentados que se encuentren
fuera del período comprendido entre el 17 de noviembre del 2003 al 17
de noviembre del 2006 o no presenten fecha cierta, como es el caso de
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1919-2007/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N°297425-2006
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las impresiones obtenidas de los productos que se comercializan en la
página web www.jcrew.com.
(iii) De la revisión de los medios probatorios que obran de fojas 62 a 69 y 93
a 98, se advierte que no demuestran que los productos identificados con
la marca J. CREW hayan sido comercializados en el Perú o hayan
estado disponibles en nuestro mercado dentro de los tres años
precedentes al inicio de la presente acción.
(iv) La Declaración Jurada de fecha 24 de enero del 2007, a través de la
cual se autoriza el uso de la marca J. CREW para distinguir productos
de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial a la empresa Textimax S.A., no
resulta suficiente para acreditar el uso efectivo de la marca en el
territorio nacional, toda vez que la autorización otorgada a un tercero no
implica necesariamente que la marca se encuentre en uso efectivo en el
mercado, lo que, sumado al hecho de que no se ha presentado ningún
documento o contrato de licencia de uso entre el titular de la marca y la
empresa Textimax S.A. que acredite dicha afirmación, sólo constituye la
declaración de una de las partes.
(v) Las facturas emitidas por la empresa Textimax S.A. (supuestamente
autorizada para el uso de la marca J. CREW en el mercado local),
pertenecen únicamente a los meses de marzo y de abril del 2005, por lo
que no resultan suficientes para dar certeza de su uso efectivo o su
disponibilidad en el mercado.
(vi) En tal sentido, no se ha acreditado el uso regular y constante de la
marca J. CREW en el Perú o en alguno de los países miembros de la
Comunidad Andina para distinguir productos de la clase 25 ni
demuestran la presencia efectiva en el mercado peruano o andino de los
productos que distingue, en la cantidad y modo que corresponde según
su naturaleza. Asimismo, no se ha demostrado que la falta de uso de la
marca se haya debido a motivos de fuerza mayor, caso fortuito o algún
otro supuesto similar en que la falta de uso de la marca se encuentra
justificada.
Con fecha 25 de abril del 2007, J. Crew International, Inc. interpuso recurso de
apelación manifestando lo siguiente:
(i) La Oficina de Signos Distintivos no ha evaluado que los productos con la
marca J. CREW han sido fabricados en nuestro país por la empresa
Textimax S.A., con la finalidad de ser exportados a los Estados Unidos
de América, conforme a lo dispuesto en el artículo 166 de la Decisión
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Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que
ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa
marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de
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