Sentencia nº 000269-2005/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 17 de Marzo de 2005
| Fecha de Resolución | 17 de Marzo de 2005 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 160829-2002/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0269-2005/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 160829-2002
1-23
SOLICITANTE : SU JIE BIN
OPOSITORAS : SANIFER S.A.C.
FIMCIM S.R.L.
Legítimo interés para formular oposición – Signos engañosos – Indicaciones
geográficas susceptibles de inducir a confusión al público consumidor
Lima, diecisiete de marzo del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 2 de setiembre del 2002, Su Jie Bin (China) solicitó el registro de la marca
de producto constituida por el logotipo conformado por la denominación WALITALY
escrita en letras características; asimismo, debajo se aprecia la figura estilizada de un
repuesto para inodoro y demás leyendas alusivas al producto; todo en los colores
amarillo, blanco, azul, rosado, amarillo y un fondo albiceleste; conforme al modelo,
para distinguir instalaciones para abastecimiento de agua y para fines sanitarios,
partes y repuestos incluidos, de la clase 11 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 19 de noviembre del 2002, Sanifer S.A.C. (Perú) formuló oposición
manifestando lo siguiente:
(i) La figura que representa el empaque en cuestión (entiéndase: el signo
solicitado) es el de su producto “Válvula de Salida (Diafragma)”, que
comercializa desde 1997, habiéndose copiado inclusive los colores del producto
que comercializa bajo la marca SANIFER, lo cual inducirá a confusión al público
consumidor respecto a la procedencia empresarial del producto.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0269-2005/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 160829-2002
2-23
(ii) El solicitante es socio de Importaciones Wing Fung y ambos no cuentan a la
fecha con ninguna mercadería a la que hace referencia el dibujo en el mercado
peruano.
(iii) Tanto Importaciones Wing Fung como sus socios han sido objeto de varias
denuncias por competencia desleal ante INDECOPI.
Invocó la aplicación de los artículos 129 inciso h)1 y 130 incisos a), d) y e)2 del Decreto
Legislativo 823, así como de los artículos 135 incisos b) e i)3, 136 incisos a), d) y h)4 y
1375 de la Decisión 486.
1 Artículo 129.- “No podrán registrarse como marcas los signos que (…):
h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el
modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de
que se trate; (…)”.
2 Artículo 130.- “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de
terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (…)
d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo
notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional
sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será
aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos
productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se
destine a productos o servicios distintos. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el
legítimo titular de la marca notoriamente conocida;
e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida,
independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta
disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;
(…)”.
3 Artículo 135.- “No podrán registrarse como marcas los signos que (…):
b) carezcan de distintividad; (…)
i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la
naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o
servicios de que se trate; (…)”.
4 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero,
para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca
pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)
d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su
uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un
representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el
País Miembro o en el extranjero; (…)
h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo
distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a
los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación
con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución
de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario; (…)”..
5 Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un
registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá
denegar dicho registro.
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