Sentencia nº 000375-2009/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 23 de Febrero de 2009
| Fecha de Resolución | 23 de Febrero de 2009 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 316804-2007/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0375-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N°316804-2007
1-19
ACCIONANTE : SILVATEAM PERÚ S.A.C.
EMPLAZADA : EXTRACTOS TÁNICOS S.A.
Nulidad del registro de una marca de producto otorgada bajo la vigencia
de la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 823 – Mala fe: No acreditada.
Lima, veintitrés de febrero de dos mil nueve.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 31 de mayo de 2007, Silvateam Perú S.A.C (Perú) solicitó la nulidad
del registro de la marca de producto ORMOTAN, registrada en la clase 2 de la
Nomenclatura Oficial bajo Certificado Nº 86793, a favor de Extractos Tánicos
S.A. Señaló que:
- El Grupo Silvateam, cuyos orígenes se encuentran en Italia y se remontan al
año 1854, está constituido por 13 empresas estrechamente vinculadas entre
sí; siendo su actividad comercial la de producir extractos vegetales
curtientes, taninos, sintéticos y productos auxiliares para la industria del
cuero, taninos acuosos y éter para varias industrias, distribuyéndolos en más
de 60 países alrededor del mundo – incluido el Perú – atendiendo a más de
veinte mil (20, 000) clientes.
- Su empresa, Silvateam Perú S.A.C. (antes South América Tannin
Corporation S.A.C.) se encuentra económicamente vinculada con la
empresa italiana Silvachimica S.R.L., la cual a su vez está vinculada con la
empresa principal del grupo Silvateam S.p.A.
- El Grupo Silvateam, desde 1975, viene comercializando a nivel mundial sus
productos que tienen como insumo principal la tara, utilizando para ello la
marca ORMOTAN.
- La empresa Silvachimica S.R.L. compraba tara en polvo a las entonces
empresas peruanas Exportadora El Sol y Extractos Tánicos S.A. que
vendían dichos productos, con el fin de exportarla, tratarla industrialmente y
venderla a nivel mundial en productos que la contenían como insumo
principal utilizando la marca ORMOTAN; dichos productos también eran
vendidos a empresas peruanas que los comercializaban en Perú.
- El grupo Silvateam decidió en el año 2001 constituir una empresa en el
Perú; es por ello que el 28 de junio de 2001 se constituyó la empresa South
América Tannin Corporation, la cual cambió de nombre a Silvateam Perú
S.A.C. por escritura Pública del 30 de setiembre de 2004.
- Su empresa, Silvateam Perú S.A.C., es una de las empresas líderes a nivel
mundial en el procesamiento de tara y en la comercialización del producto
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RESOLUCIÓN N° 0375-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N°316804-2007
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goma de tara, de la marca AGLUMIX, así como de los taninos de tara de la
marca ORMOTAN.
- Dado que el grupo Silvateam ha comercializado siempre sus productos
taninos en base de tara con la denominación ORMOTAN, es evidente que
el registro de la marca ORMOTAN por parte de la emplazada fue de mala
fe, por cuanto ésta conocía del uso de dicho signo por parte de su empresa
con anterioridad, ello por haber existido una relación comercial entre
ambas.
- La emplazada obtuvo el registro de la marca ORMOTAN con el propósito
de explotar su reputación e impedir la competencia de Silvateam Perú
S.A.C.
- La empresa Extractos Tánicos S.A., mediante Expediente Nº 278021-2006,
interpuso acción por infracción contra su empresa Silvateam Perú S.A.C.
por el uso de la marca ORMOTAN. Dicha acción fue declarada fundada por
la Oficina de Signos Distintivos.
Adjuntó diversos medios probatorios a fin de acreditar sus argumentos.
Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso.
Con fecha 5 de diciembre de 2007, Extractos Tánicos S.A. absolvió el traslado
de la acción señalando que:
- Inició sus actividades en el Perú en el año 1979, dedicándose
principalmente a la elaboración de ácidos tánicos y otras actividades afines
para su comercialización en el exterior.
- El 25 de octubre de 2002, solicitó el registro de la marca ORMOTAN en las
clases 1 y 2 de la Nomenclatura Oficial. Dichos procedimientos de registro
se efectuaron de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente, no
habiendo existido oposición alguna por parte de terceros.
- Ni la accionante, ni ninguna otra empresa han sido anteriormente titulares
de la marca ORMOTAN en el Perú.
- Si bien la accionante manifiesta que viene utilizando la marca ORMOTAN
desde 1975, nunca ha solicitado su registro ni en Perú ni en ningún otro
país.
- La accionante no cuenta con ningún derecho sobre la marca ORMOTAN,
por lo que el inicio de la presente acción tiene como finalidad suspender el
trámite de la acción por infracción interpuesta por su empresa.
- Los documentos presentados por la accionante no demuestran que su
empresa haya solicitado el registro de la marca ORMOTAN de mala fe,
pues dichas pruebas únicamente acreditan que en el año 2001 exportaron
productos (tara micronized) a algunas empresas en el exterior y que hace
muchos años algunas empresas (distintas a la accionante) usaron el signo
ORMOTAN fuera del territorio peruano.
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