Sentencia nº 000822-2005/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 2 de Agosto de 2005
| Fecha de Resolución | 2 de Agosto de 2005 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 227815-2004/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0822-2005/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 227815-2004
1-16
SOLICITANTE : TELEFÓNICA PUBLICIDAD E INFORMACIÓN
PERÚ S.A.C.
Distintividad del signo solicitado: Inexistencia - Distintividad adquirida: No
acreditada
Lima, dos de agosto del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 10 de diciembre de 2004, Telefónica Publicidad e Información Perú S.A.C.
(Perú) solicitó el registro de la marca de servicio constituida por la denominación
PÁGINAS AMARILLAS escrita en letras características en color negro; conforme al
modelo, para distinguir servicios de telecomunicaciones, de la clase 38 de la
Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 4304-2005/OSD-INDECOPI de fecha 12 de abril del 2005,
la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro solicitado. Consideró lo
siguiente:
(i) El signo solicitado por sí solo no está dotado de los atributos necesarios para
ser el medio por el cual se identifiquen y diferencien los servicios que se desea
distinguir (telecomunicaciones), toda vez que no será percibido por el usuario
como un signo distintivo de un determinado origen empresarial.
(ii) La denominación PÁGINAS AMARILLAS es de uso común en la clase 38 de la
Nomenclatura Oficial, toda vez que existen diversas marcas registradas a favor
de diferentes titulares que contienen en su conformación tales términos, por lo
que no pueden ser otorgadas en forma exclusiva a favor de un solo titular.
(iii) "La escritura característica en la que se encuentra el signo solicitado no
constituye un elemento característico al grado de que su sola presencia le
otorgue la distintividad necesaria para acceder al registro".
Con fecha 6 de mayo del 2005, Telefónica Publicidad e Información Perú S.A.C.
interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) La Oficina ha llegado a la conclusión de que el signo solicitado es de uso
común sin una adecuada fundamentación, toda vez que no ha señalado cuál es
la relación de marcas previamente registradas que hacen que los términos
PÁGINAS y AMARILLAS sean frecuentemente utilizados en la clase; omisión
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que le perjudica, por cuanto no le es posible ejercer su derecho de
contradicción.
(ii) La Oficina confunde el alcance legal de la expresión "uso común" con el dato
de que en el registro los términos PÁGINAS y AMARILLAS serian
frecuentemente utilizados. No se trata de una denominación de uso común
(supuesto recogido en el artículo 135 inciso g) de la Decisión 486) en la medida
que no se ha demostrado que la denominación PÁGINAS AMARILLAS sea
empleada por el público consumidor en el lenguaje corriente o comercial para
designar los servicios para los cuales ha solicitado el registro.
(iii) El artículo 155 inciso b) de la Decisión 486 exige un requisito mínimo de
distintividad. En efecto, si en un sentido negativo se establece que el acceso al
registro sólo podrá ser denegado a los signos desprovistos de todo carácter
distintivo, en un sentido positivo no cabe otra cosa que concluir que los signos
solicitados como marcas deberán ser registrados en tanto posean un mínimo
de distintividad.
(iv) En el Perú, Telefónica del Perú S.A.A. (empresa filial del Grupo Telefónica y
vinculada a su empresa) es titular de la marca PÁGINAS AMARILLAS
HABLADAS (certificado N° 23592) en la clase 38 de la Nomenclatura Oficial; y
el Grupo Económico Telefónica es titular, a través de sus distintas filiales, de
una serie de marcas inscritas en diversas clases, tales como AMARILLAS TPI
(clase 16, certificado N° 74347), AMARILLAS TPI (clase 35), AMARILLAS TPI
(clase 38), INFOAMARILLAS (clases 16, 35, 38 y 41), AMARILLAS
INTERACTIVAS (clase 38), AMARILLAS INTERACTIVAS (clase 42),
AMARILLAS DIGITALES (clases 38 y 42), AMARILLAS ELECTRÓNICAS
(clase 38), AMARILLAS INTELIGENTES (clases 38 y 42). Por lo anterior, el
signo solicitado es una marca derivada que puede y debe acceder a registro por
contar con antecedentes registrales que así lo justifican.
(v) Prueba irrefutable de la distinvidad del signo solicitado lo constituyen los
innumerables registros obtenidos ante la Oficina Española de Patentes y
Marcas (OEPM) a favor de su empresa española Telefónica Publicidad e
Información S.A.
(vi) El registro que se pretende obtener a través del presente procedimiento
consolida una situación preexistente: la distintividad y el uso efectivo y continuo
de su marca solicitada en relación con los servicios que ya distingue en el
mercado. La distintividad originaria de su marca unida a la fuerte implantación
ganada en el mercado local ha permitido, sin duda alguna, que el público
consumidor la asocie inequívocamente con su empresa, de tal suerte que no
debería existir obstáculo alguno para que se le confiera una protección
registral.
(vii) Sin perjuicio de lo anterior, se debe aplicar el artículo 135 de la Decisión 486,
que regula la figura de la distintividad sobrevenida o "secondary meaning", toda
vez que la marca solicitada ha consolidado su carácter distintivo como
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