Sentencia nº 000546-2001/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 15 de Mayo de 2001
| Fecha de Resolución | 15 de Mayo de 2001 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 9868000-1998/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 546-2001/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 9868000
1-17
ACCIONANTE : FABRICA NACIONAL DE PERNOS S.A.
(FAPERSA)
EMPLAZADA : IMPORTADORA EXPORTADORA
DISTRIBUIDORA S.A. (IMEDISA)
Nulidad de registro de marca por uso anterior de un nombre comercial - Mala fe
al momento de solicitar el registro de una marca
Lima, quince de mayo de dos mil uno
I. ANTECEDENTES
Con fecha 7 de agosto de 1998, Fábrica Nacional de Pernos S.A. (FAPERSA) (Perú)
solicitó la nulidad del registro de la marca de producto PERNOCENTRO (debió decir
PERNO CENTRO) IMEDISA y logotipo, inscrita bajo certificado N° 31719 en la clase 6
de la Nomenclatura Oficial a favor de Importadora Exportadora Distribuidora S.A.
(IMEDISA). Señaló que la emplazada ha irrogado su logotipo, siendo la marca cuya
nulidad se solicita igual y confundible con el nombre comercial FABRICA NACIONAL
DE PERNOS S.A. (FAPERSA) y logotipo, el cual utilizan desde el 2 de diciembre de
1985 en la misma clase 6 de la Nomenclatura Oficial, precisando que en ambos signos
el aspecto gráfico (figura animada de un perno) es el relevante. Indicó que el Sr.
Manuel F. Baca Rodríguez (gerente general de Imedisa), fue cliente y conoce al
gerente de su empresa, siendo que siempre tuvo conocimiento del uso de su signo
distintivo, ya que se conocían desde mucho antes, habiendo incluso llegado a
expresarles su interés en usar el mencionado logotipo, autorización que no fue
otorgada, lo que demuestra que la marca de la emplazada fue solicitada de mala fe.
Adjuntó documentación a fin de acreditar el uso de su nombre comercial Fábrica
Nacional de Pernos S.A. (FAPERSA). Señaló que la emplazada pretende aprovecharse
del conocimiento de su logotipo para vender sus productos y provocar confusión en el
consumidor sobre el origen empresarial de los mismos, siendo que los consumidores
creerán que su empresa es la que produce también los productos de Imedisa y que
desea distinguir éstos con la marca PERNO CENTRO IMEDISA y logotipo. Asimismo,
manifestó que de permitirse que se siga utilizando la marca de la emplazada, se
seguirá produciendo la dilución de su nombre comercial con el consiguiente perjuicio
para ellos. Fundamentó su acción de nulidad en el inciso a) del artículo 113 de la
Decisión 344 y en los artículos 181 inciso a), 184, 129 inciso h) y 130 inciso b) del
Decreto Legislativo 823. Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso de autos.
Con fecha 19 de noviembre de 1998, Importadora Exportadora Distribuidora S.A.
(IMEDISA) (Perú) absolvió el traslado de la acción de nulidad manifestando que desde
el 24 de marzo de 1980 ha venido utilizando en los documentos comerciales
respectivos, la marca consistente en la figura animada de un perno, del cual es titular
actualmente, en tanto que la accionante tiene personería jurídica recién desde el 21 de
abril de 1982, es decir, que su nacimiento es posterior al de su empresa. Indicó que
los documentos adjuntados por la accionante son instrumentos privados, emitidos
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 546-2001/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 9868000
2-17
unilateralmente de acuerdo a su conveniencia e intereses, que no acreditan en forma
alguna ni producen certeza de que tengan derecho al uso del logotipo, así como
tampoco aseveran que ellos tuvieron conocimiento de su utilización. Además, señaló
que al no encontrarse registrado el derecho de uso exclusivo por parte de FAPERSA
en ningún registro público, la accionante no puede legalmente afirmar que ellos tenían
conocimiento del mismo. Señaló que es cierto que ambos signos tienen logotipos
confundibles y que es por esa razón que al ser titular del logotipo en cuestión, le
comunicó a la accionante que se abstenga de usarlo. Adjuntó copia de las Páginas
Amarillas de Telefónica del Perú S.A. correspondiente al año 1997, en donde aparece
un aviso publicitario de la empresa accionante que contiene un diseño de marca
diferente a la figura animada que contiene su logotipo, por lo que existe duda
razonable cuando la accionante afirma que siempre ha venido utilizando en todos sus
documentos la figura animada de un perno.
Con fecha 30 de diciembre de 1998, FAPERSA (debió decir Fábrica Nacional de
Pernos S.A. (FAPERSA) presentó un escrito manifestando que el hecho que en las
Páginas Amarillas de 1997 no aparezca su distintivo tal como lo usa en toda su
papelería y correspondencia, así como en sus comprobantes de pago, no es un indicio
de que no lo utilice. Adjuntó copias de comprobantes de pago de los años 1985, 1994
y 1998, a fin de acreditar que existe identificación plena entre el logotipo y las
actividades económicas que realizan.
Con fecha 9 de febrero de 1999, Importadora Exportadora Distribuidora S.A.
(IMEDISA) presentó un escrito adjuntando copia de avisos publicados en las Páginas
Amarillas (años 1997, 1998 y 1999), a fin de demostrar que la accionante ha venido
utilizando su signo con diversos logos. Asimismo, señaló que el contenido de las hojas
publicitadas difiere totalmente de los documentos que ha adjuntado la accionante,
siendo que se observa que en cada año sus logos varían, utilizando arbitraria e
indebidamente distintas figuras, confundiendo sus productos con los de otras
empresas. Indicó que del contenido de las mismas copias presentadas, se aprecia que
- a diferencia de la accionante - ellos sí realizan la publicidad de sus productos en
forma uniforme, utilizando el logotipo conformado por la figura de un perno animado
que de hecho y por derecho le corresponde.
Mediante Resolución N° 9603-1999/OSD-INDECOPI de fecha 31 de agosto de 1999,
la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de nulidad interpuesta.
Consideró que del análisis de las pruebas presentadas por la accionante se ha
acreditado que ésta utiliza en forma continua el nombre comercial FABRICA
NACIONAL DE PERNOS S.A. FAPERSA y logotipo para distinguir actividades
económicas relacionadas con la comercialización de productos de la clase 6 de la
Nomenclatura Oficial, con anterioridad a la fecha en que se solicitó y registró la marca
PERNO CENTRO IMEDISA y logotipo a favor de la emplazada. Señaló que existe
vinculación entre los productos que distingue la marca registrada y las actividades
económicas realizadas por la accionante. Indicó que si bien los signos en conflicto
difieren en su elemento denominativo, ambos se encuentran compuestos por el mismo
elemento figurativo constituido por la figura animada de un perno dispuesto al lado
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba