Sentencia nº 000302-2004/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 7 de Abril de 2004
| Fecha de Resolución | 7 de Abril de 2004 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 148642-2002/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0302-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE Nº 148642-2002
1-16
ACCIONANTE : PHILAAC LTDA.
EMPLAZADA : POLYCOAT PERUANA S.A.C.
(antes Carboline Peruana S.A.)1
Acción de cancelación por falta de uso – Pruebas de uso
Lima, siete de abril del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 3 de abril del 2002, Philaac Ltda. (Colombia) solicitó la cancelación por falta
de uso de la marca de producto DURALAC, registrada a favor de Química Industrial
S.A. QUINSA, bajo certificado N° 68533, para distinguir productos de la clase 2 de la
Nomenclatura Oficial. Manifestó que la marca en cuestión no ha sido utilizada en el
mercado por su titular ni por licenciatario o persona autorizada alguna, por lo que debe
cancelarse su registro. Señaló que su empresa tiene legítimo interés para iniciar la
presente acción de cancelación al tener la intención de registrar la marca de producto
DURALAC, para distinguir productos de la clase 2 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 1° de julio del 2002, Carboline Peruana S.A. (Perú) (antes Química
Industrial S.A. QUINSA) absolvió el traslado de la acción de cancelación interpuesta
manifestando lo siguiente:
(i) Con fecha 3 de junio del 2002, mediante expediente N° 153671-2002, Química
Industrial S.A. QUINSA solicitó el acto modificatorio de cambio de nombre del
titular de la marca DURALAC (certificado N° 68533) por el de Carboline
Peruana S.A.
(ii) Asimismo, con fecha 3 de junio del 2002, mediante expediente N° 153672-
2002, Carboline Peruana S.A. solicitó el acto modificatorio de transferencia de
la marca en cuestión a favor de Polycoat Peruana S.A.C. en mérito a un
contrato de transferencia suscrito con fecha 2 de mayo del 2001, razón por la
cual Polycoat Peruana S.A.C. ha solicitado la renovación del registro de la
marca DURALAC mediante expediente N° 153673-2002.
(iii) La marca DURALAC se ha posicionado en el público consumidor gozando de
prestigio en el mercado nacional.
Adjuntó diversos medios de prueba a fin de acreditar el uso de la marca tanto por parte
de Carboline Peruana S.A. como por parte de Polycoat Peruana S.A.C., y solicitó se
declare infundada la presente acción de cancelación con expresa condena de las
costas y costos que acarree el presente procedimiento.
1 Antes QUÍMICA INDUSTRIAL S.A. QUINSA.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0302-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE Nº 148642-2002
2-16
Con fecha 9 de setiembre del 2002, Philaac Ltda. manifestó lo siguiente:
(i) Los documentos de naturaleza societaria presentados por la emplazada, así
como la carta de colores presentada resultan irrelevantes a efectos de acreditar
el uso de la marca DURALAC.
(ii) Las facturas presentadas por la emplazada corresponden a fechas anteriores y
posteriores al período en que se debe probar el uso de la marca DURALAC
(entre el 3 de abril de 1999 y el 3 de abril del 2002), por lo que no deben ser
tomadas en cuenta.
(iii) Las facturas emitidas por la empresa Polycoat Peruana S.A.C. no deben ser
consideradas debido a que el contrato de transferencia suscrito entre dicha
empresa y Carboline Peruana S.A. es de fecha 30 de mayo del 2002, es decir,
posterior a la interposición de la presente acción.
(iv) Las demás facturas presentadas no demuestran el uso de la marca DURALAC
en la cantidad necesaria de acuerdo a la naturaleza de los productos que
distingue, por lo que resultan insuficientes.
Mediante Resolución N° 11783-2002/OSD-INDECOPI de fecha 22 de octubre del
2002, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de cancelación
interpuesta. Consideró que las pruebas presentadas por la emplazada no acreditan el
uso de la marca de producto DURALAC debido a lo siguiente:
(i) Las copias del Testimonio de Constitución de la empresa Química Industrial
S.A. QUINSA, así como de la Modificación de Denominación Social, Aumento
de Capital y Modificación Parcial de Estatutos de dicha empresa y el Testimonio
de Constitución de Sociedad Anónima Cerrada, estatuto, Nombramiento de
Gerentes y Poderes de Polycoat Peruana S.A.C. tan sólo acreditan datos y
modificaciones societarias de dichas empresas titulares de la marca materia de
cancelación, mas no el uso de la marca en cuestión para distinguir productos de
la clase 2 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) Las copias de certificados de registro, solicitudes de actos modificatorios y de
renovación de marca tan sólo demuestran la realización de diversos actos
administrativos tendientes a obtener y efectuar modificaciones en el registro
correspondiente a la marca DURALAC, registrada en la clase 2 de la
Nomenclatura Oficial, pero no demuestran que dicha marca se haya usado
efectivamente en el mercado.
(iii) Si bien la carta de colores de laca DURALAC que se ha presentado acredita
que ha sido elaborada con fines publicitarios, no se ha acreditado que haya sido
utilizada efectivamente para publicitar los productos distinguidos con la marca
DURALAC.
(iv) Las facturas presentadas dentro del período que se tiene para acreditar el uso
de la marca DURALAC no resultan suficientes para demostrar el uso de la
marca DURALAC, para distinguir productos de la clase 2 de la Nomenclatura
Oficial en un modo que corresponda a su nivel de comercialización, durante un
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