Sentencia nº 001237-2008/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 27 de Mayo de 2008
| Fecha de Resolución | 27 de Mayo de 2008 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 278679-2006/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1237-2008/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 278679-2006
1-23
ACCIONANTE : INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.
EMPLAZADA : CLOROX PERU S.A.
Nulidad del registro de una marca de producto concedida bajo la vigencia
de la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 823 - Distintividad de las
formas tridimensionales – Ventaja funcional o técnica de las formas
tridimensionales
Lima, veintisiete de mayo del dos mil ocho.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 23 de mayo del 2006, Intradevco Industrial S.A. (Perú) solicitó la
nulidad del registro de la marca de producto constituida por la forma
tridimensional de un envase cilíndrico con el pico sellado, conforme al modelo,
inscrita con certificado N° 110636 a favor de Clorox Perú S.A., para distinguir
productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial. Manifestó lo siguiente:
(i) La marca registrada no cumple con el requisito esencial exigido por
nuestra normativa, es decir, ser distintiva y no constituir una forma o
elemento que brinde una ventaja funcional o técnica al producto. En ese
sentido señaló que la emplazada alega que su marca es distintiva sobre
la base del pico sellado al calor, siendo que dicha característica no le
otorga una representación peculiar y arbitraria, sino que constituye una
ventaja funcional del producto que no puede ser apropiada en exclusiva.
(ii) En el diseño de la marca registrada, se observa que el pico de la botella
está conformado por una circunferencia alargada que, al ser sellada al
calor, configura necesariamente la forma a la cual se le atribuye
distintividad, razón por la que cualquier pico que presente dicha forma, al
ser sellado al calor, inevitablemente adquirirá dicha forma; no siendo
posible conceder derechos absolutos de exclusiva sobre elementos que
al ser utilizados implican la eliminación del uso de tapas utilizadas para
cerrar envases reduciendo de este modo costos en la fabricación de los
mismos, así como las respectivas matrices que se emplean en su
elaboración. Además, el sistema de sellado al calor no es novedoso y es
utilizado en el mercado desde hace muchos años.
(iii) El registro de la marca constituida por una botella encierra en sí misma
una exclusión indebida a favor de la emplazada en perjuicio de los
demás agentes económicos del mercado que requieren utilizar el mismo
envase por encontrarse en el dominio público.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1237-2008/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 278679-2006
2-23
Con fecha 4 de agosto del 2006, Clorox Perú S.A. absolvió el traslado de la
acción de nulidad manifestando lo siguiente:
(i) La capacidad distintiva de su marca ha sido reconocida por la Sala de
Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi en la Resolución Nº 0013-
2005/TPI-INDECOPI en relación con la marca solicitada en la clase 5 de
la Nomenclatura Oficial.
(ii) La accionante ha reconocido de modo manifiesto la distintividad de su
marca, al haber solicitado mediante expediente Nº 234695 – 2005, el
registro de un signo idéntico en la misma clase, respecto al cual su
empresa ha presentado oposición.
(iii) La accionante está considerando que todas las botellas selladas al calor
cuentan con las mismas características que su marca registrada, lo cual
no es exacto, dado que la forma particular del pico de la marca de
CLOROX se debe a que la botella cuenta con un cuello corto y ancho y a
la forma como le ha sido aplicado el calor. En tal sentido, la accionante
está confundiendo la novedad con la que debe contar la marca con el
nivel de la tecnología que aplica.
(iv) Es falso que su marca otorgue una ventaja funcional o técnica al envase,
dado que el producto que se encuentra dentro de la marca tridimensional
no cumplirá de modo más adecuado la función específica para la cual
está destinado. En tal sentido el pico sellado al calor no constituye una
consideración de orden técnico sino que, más bien, constituye una forma
creada por su empresa para que sus productos sean fácilmente
identificados y distinguidos por los consumidores con su marca
CLOROX, dado que ellos ya conocen su calidad y su prestigio.
(v) Dadas las acciones tomadas por la accionante, su intención es la de
apropiarse de la iniciativa empresarial de su empresa, a pesar de
conocer que ésta ya la tiene registrada, tanto como diseño industrial
como marca.
Con fechas 16 de agosto y 6 de octubre del 2006, Intradevco Industrial S.A.
reiteró sus argumentos y manifestó que, en el registro de marca que solicitó, el
signo solicitado logra alcanzar la distintividad necesaria sobre la base de
elementos originales que lo hacen distintivo –tal como el logo en alto relieve de
su empresa grabado en el envase- y no a partir de elementos comunes, como
los que componen la marca registrada de la emplazada. En tal sentido, dicho
registro está infringiendo de modo directo la prohibición establecida en el inciso
c) del articulo 135 de la Decisión 486.
Con fecha 4 de agosto del 2006, Clorox Perú S.A. reiteró sus argumentos y
manifestó que su marca tridimensional registrada se encuentra conformada por
una botella cilíndrica que cuenta con un pico corto y ancho que ha sido sellado
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