Sentencia nº 001555-2010/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 12 de Julio de 2010
| Fecha de Resolución | 12 de Julio de 2010 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 330757-2007/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1555-2010/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 330757-2007
1-71
ACCIONANTE : SANTIAGO QUEIROLO S.A.C.
EMPLAZADA : COMERCIAL INDUSTRIAL B&Z S.C.R.LTDA.
Nulidad de acto administrativo – Notoriedad de los signos de la accionante:
Acreditada – Acción por infracción a los derechos de Propiedad Industrial
– Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos y actividades
económicas relacionadas con productos de la clase 33 de la Nomenclatura
Oficial: Existencia – Riesgo de confusión entre signos que distinguen
servicios y actividades económicas relacionadas con la prestación de
servicios de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia –
Sanciones a imponerse a la emplazada.
Lima, doce de julio de dos mil diez.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 2 de octubre del 2007, Santiago Queirolo S.A.C. (Perú) interpuso
acción por infracción a sus derechos de Propiedad Industrial contra Comercial
Industrial B&Z S.C.R.Ltda. manifestando lo siguiente:
(i) Es titular de la marca SANTIAGO QUEIROLO para distinguir productos
de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial, marca registrada bajo
Certificados N° 13841, 56507, 33914, 13841, 45117, 57323, 84392,
74741, 89422, 90364, 90834, 67470, 78668, 80892, 84654, 84653,
76287, 88942, 129, 130, 98416, 98443, 124379, 122737, 122346,
121366, 120632, 120633, 125175, 125404, 125176, 125177, 125178;
así como del lema comercial SANTIAGO QUEIROLO Y DISFRUTE DE
LA VIDA, inscrito bajo Certificado Nº 1573.
(ii) La empresa emplazada viene utilizando la marca SANTIAGO
QUEIROLO para identificar su establecimiento destinado a la venta de
vinos y demás productos de la clase 33, vulnerando así su derecho al
uso exclusivo sobre su marca.
(iii) Su marca SANTIAGO QUEIROLO goza de un bien ganado prestigio a lo
largo de los más de 50 años que se viene comercializando en el país. En
el Expediente N° 251675-2005 ha acompañado medios probatorios que
acreditan la notoriedad y prestigio de su marca SANTIAGO QUEIROLO.
Solicitó se conceda la medida cautelar de cese de uso inmediato de la
denominación SANTIAGO QUEIROLO para identificar productos y
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establecimientos comerciales pertenecientes a la clase 33, así como la
realización de una inspección en el local de la emplazada.
Adjuntó copia de una fotografía a fin de acreditar sus afirmaciones.
Con fecha 15 de noviembre del 2007, Santiago Queirolo S.A.C. manifestó que
debe efectuarse el reconocimiento de sus marcas QUEIROLO y SANTIAGO
QUEIROLO como notoriamente conocidas, resultando evidente que la
emplazada pretende aprovecharse de la notoriedad y prestigio de sus marcas
utilizando la marca SANTIAGO QUEIROLO como nombre comercial.
Mediante proveído de fecha 20 de noviembre del 2007, la Oficina de Signos
Distintivos requirió a la accionante para que, entre otros aspectos, acredite la
titularidad que se atribuye sobre las marcas registradas bajo Certificados N°
57323, 84392, 67470, 80892, 84654 y 84653, que aclare el número exacto del
Certificado N° 122346 y a qué marca corresponde el Certificado N° 125404.
Con fecha 3 de diciembre del 2007, Santiago Queirolo S.A.C. solicitó se
excluya de la presente acción los Certificados N° 57323, 84392, 67470, 80892,
84654 y 84653, precisó el número de los Certificados N° 122345 y 127171 y la
marca a la que corresponde el Certificado N° 125404.
Mediante proveído de fecha 10 de enero del 2008, la Oficina de Signos
Distintivos:
- Tuvo por interpuesta la presente acción por parte de Santiago Queirolo
S.A.C. y corrió traslado de la misma a Comercial Industrial B&Z
S.C.R.Ltda.
- Dispuso que se practique una inspección en el local de la emplazada
- Precisó que de la revisión de las pruebas presentadas, se advierte que
la emplazada estaría utilizando el signo distintivo constituido por la
denominación SANTIAGO QUEIROLO, para distinguir actividades
económicas relacionadas con la comercialización de productos de la
clase 33 de la Nomenclatura Oficial. Asimismo, se ha verificado que la
accionante es titular de las marcas registradas bajo Certificados N°
122345, 127171 y 125404, para distinguir productos de la clase 33 de la
Nomenclatura Oficial.
- Manifestó que en el presente caso se ha acreditado la verosimilitud del
carácter ilegal del daño, puesto que de los argumentos vertidos por la
accionante, así como de las pruebas presentadas, se desprende la
existencia de elementos de juicio que permiten concluir que el uso por
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parte de la emplazada del signo en cuestión podría inducir a confusión a
los consumidores respecto de las marcas de producto registradas a
favor de la accionante, ocasionándole de este modo un daño económico
o comercial injusto.
- Dictó la medida cautelar consistente en el cese de uso del signo
SANTIAGO QUEIROLO, usado en forma independiente o
conjuntamente con otros elementos, para distinguir actividades
económicas relacionadas con la comercialización de productos de la
clase 33 de la Nomenclatura Oficial, así como en el material publicitario,
incluidos carteles. Asimismo, de verificarse en la diligencia ordenada la
existencia de material publicitario en el que se use el signo en cuestión,
se dicte la medida cautelar consistente en el comiso de tales artículos.
Con fecha 24 de enero del 2008, se llevó a cabo la diligencia de inspección
ordenada en el establecimiento denominado “Licorería Santiago Queirolo”
ubicado en Av. Sol N° 920 – Cusco, en presencia del Gerente General de la
emplazada, verificándose que se dedica a la actividad de comercialización de
bebidas alcohólicas y gaseosas y prestación de servicios de bar, advirtiéndose
el uso de la marca y nombre comercial SANTIAGO QUEIROLO para distinguir
productos de la clase 33, tales como vino, Pisco, sangría, ron y otros. Se
hicieron efectivas las medidas cautelares de cese de uso del signo materia de
la acción y el comiso de anuncios publicitarios (un folleto). Se precisó que en la
fachada del local aparece el letrero luminoso de acrílico con la denominación
LICORERIA SANTIAGO QUEIROLO VINOS Y LICORES y al ingresar al
establecimiento se constató un cuadro de cuatro figuras similares con la
denominación SANTIAGO QUEIROLO S.A., que el inspeccionado manifestó
que fue proporcionado directamente por la fábrica. Se encontró un póster con
la denominación SANTIAGO QUEIROLO, así como productos SANTIAGO
QUEIROLO con el lema LA CALIDAD HECHA TRADICIÓN.
Con fecha 31 de enero del 2008, Comercial Industrial B&Z S.C.R.Ltda. absolvió
el traslado de la acción interpuesta manifestando lo siguiente:
(i) Señala como domicilio procesal el ubicado en calle San Andrés 270,
interior 2, oficina 7 Casilla 734 de la central de Notificaciones del Poder
Judicial.
(ii) Desde setiembre de 1986 tuvo un contrato verbal de distribución
exclusiva con la empresa Santiago Queirolo S.A.C. para hacer uso
exclusivo de su marca QUEIROLO, manteniendo dicha relación
comercial hace 21 años, permitiéndosele tener la calidad de distribuidor
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