Sentencia nº 001201-2005/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 15 de Noviembre de 2005
| Fecha de Resolución | 15 de Noviembre de 2005 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 237-2001/OIN |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1201-2005/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 237-2001/OIN
1-17
SOLICITANTE : PHARMACIA ITALIA S.P.A.
(inicialmente Pharmacia & Upjohn S.p.A.)
Solicitud de patente de invención – Modificaciones a la solicitud –
Claridad y suficiencia – No invenciones – Exclusiones a la patentabilidad -
Unidad de Invención – Novedad – Nivel Inventivo
Lima, quince de noviembre del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 13 de marzo del 2001, Pharmacia & Upjohn S.p.A. (Italia) –
reivindicando prioridad extranjera en base a la solicitud N° 7308.0, presentada
el 24 de marzo del 2000 en el Reino Unido– solicitó patente de invención para
PROCESO PARA PREPARAR FORMA I CRISTALINA DE CABERGOLINA,
cuyos inventores son Atilio Tomasi, Stefania Magenes
1
, Mario Ungari, Giuliano
Ramella y Gianfranco Pallanza.
Con fecha 23 de octubre del 2001, se otorgó la orden de aviso N° 1140-2001,
efectuándose la correspondiente publicación en el Diario Oficial El Peruano el
1º de noviembre del 2001.
Con fecha 13 de agosto del 2002, Pharmacia & Upjohn S.p.A. señaló que ha
variado su nombre a Pharmacia Italia S.p.A, conforme consta en la copia
certificada del documento de cambio de nombre. Asimismo, adjuntó documento
de poder debidamente legalizado. Mediante proveído de fecha 15 de agosto del
2002, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías tuvo por variado el
nombre de la solicitante a Pharmacia Italia S.p.A. y tuvo presente el documento
de poder adjuntado.
Mediante proveído de fecha 14 de agosto del 2003, la Oficina de Invenciones y
Nuevas Tecnologías, en virtud a las facultades establecidas por el artículo 2 del
Decreto Legislativo 807, requirió a la solicitante que cumpla con presentar los
documentos citados en el informe de búsqueda internacional realizado como
parte del examen de novedad correspondiente a la publicación WO 0170740
que reivindica prioridad GB0007308.0 de fecha 24 de marzo del 2000. Trámite
que deberá cumplir dentro del plazo de tres meses, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 17 del Decreto Legislativo N° 823, bajo apercibimiento
1
Mediante proveído de fecha 24 de abril del 2000, la O ficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías
consideró como el nombre correcto de la inventora Stefania Magenes, como figura en el documento de
cesión (foja 56).
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de declarar el abandono de la solicitud de patente. Con fecha 5 de setiembre
del 2003, Pharmacia Italia S.p.A. presentó los documentos requeridos.
Mediante proveído de fecha 21 de octubre del 2003, la Oficina de Invenciones y
Nuevas Tecnologías requirió a la solicitante que cumpla con presentar la copia
de los resultados del examen de novedad o patentabilidad efectuado por la
EPO respecto de la publicación internacional WO 0170740 que reivindica
prioridad GB 0007308.9 de fecha 24 de marzo del 2000 al igual que la presente
solicitud. Trámite que deberá cumplir dentro del plazo de tres meses, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 46 de la Decisión 486, bajo
apercibimiento de denegar la solicitud de patente. Con fecha 10 de noviembre
del 2003, Pharmacia Italia S.p.A. presentó los documentos requeridos.
Con fecha 6 de agosto del 2004, el examinador de patentes emitió el Informe
Técnico N° JC 20-04, señalando lo siguiente:
(i) Respecto a la suficiencia y claridad
- Las reivindicaciones 1 a 9 definen la materia para la cual se solicita
protección, son claras y concisas y se encuentran sustentadas por la
descripción, por lo que cumplen con lo establecido en el artículo 30
de la Decisión 486. Sin embargo, en la reivindicación 1 debe
reemplazarse el término “…forma cristalina deseada” por “…forma V
de solvato cristalina”, puesto que el compuesto de la cristalización a
partir de la mezcla de tolueno/éter es el solvato de forma V y no la
forma cristalina deseada (forma I), tal como se describe en la página
6 de la memoria descriptiva.
(ii) Consideró como antecedentes más cercanos:
- D1: ANÁLISIS CONFORMACIONAL Y ESTRUCTURAL DEL
CRISTAL POR RAYOS X DE N-(3-DIMETILAMINOPROPIL)-N-
(ETILAMINOCARBONIL)-6-(2- PROPENIL)ERGOLINA-8β-
CARBOXAMIDA (CABERGOLINA): COMPARACION CON
BROMOCRIPTINA Y LISURIDA Y UNA HIPÓTESIS POR SU ALTA
ACTIVIDAD DOPAMINÉRGICA”, Vol. 50, N° 3, 1995, pp. 175 a 178
(FARMACO, SOCIETA CHIMICA ITALIANA).
- D2: SÍNTESIS Y ACTIVIDAD INHIBITORIA DE NIDACION DE UNA
NUEVA CLASE DE DERIVADOS DE ERGOLINA”, Vol. 24, 1989, pp.
421 a 426 (European Journal Of Medicinal Chemistry).
- D3: GB 2103603, con fecha de publicación 23 de febrero del 1983,
DERIVADOS DE ERGOLINA.
- D4: US 4,526,892, con fecha de publicación 2 de julio de 1985,
DIMETILAMINOALQUIL-3-(ERGOLINA-8´β-CARBONIL)-ÚREAS.
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