Sentencia nº 001627-2001/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 28 de Noviembre de 2001
| Fecha de Resolución | 28 de Noviembre de 2001 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 119055-2000/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1627-2001/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 119055-2000
1-16
ACCIONANTE : PRODUCTOS FAMILIA S.A.
EMPLAZADA : KIMBERLY-CLARK PERÚ S.A.
Nulidad del registro de una marca - Aplicación del artículo 182 del Decreto
Legislativo 823 - Decisión 85 y Decreto Supremo 001-71 IC/DS - Mala fe -
Descripción de productos - Aplicación de la Convención de Washington
Lima, veintiocho de noviembre de dos mil uno
I. ANTECEDENTE
Con fecha 30 de noviembre del 2000, Productos Familia S.A. (Colombia) solicitó la
nulidad del registro de la marca FAMILIA (certificado N° 81417), otorgada
inicialmente a favor de Papelera Unicel S.A., para distinguir productos de la clase 16
de la Nomenclatura Oficial. Manifestó que si bien su empresa (antes denominada
Papeles Scott de Colombia S.A.) formuló oposición a la solicitud de registro de la
marca que se pretende anular (expediente N° 103760-1986), en la resolución que
resolvió otorgar el registro se determinó que su empresa no había acreditado su
existencia ni su representación como persona jurídica. En este sentido, y
considerando que, de acuerdo con el artículo 149 del Decreto Legislativo 823, su
observación se tuvo por no presentada, señaló que no resulta aplicable el artículo
182 de la misma norma1. En todo caso, indicó que los fundamentos de la presente
acción de nulidad difieren de los fundamentos contenidos en su escrito de oposición
anterior. Argumentó que Papelera Unicel S.A. y los posteriores titulares de la marca
cuestionada han actuado de mala fe, ya que siendo empresas competidoras
conocían de su empresa y, por lo tanto, de su marca. Agregó lo siguiente:
− Su empresa fue fundada en 1958, bajo el nombre de Scott de Colombia S.A.,
siendo una de sus accionistas Scott Paper Company (Estados Unidos de
América), con el 49% de acciones.
− En 1970, cambió su nombre a Papeles Scott de Colombia S.A., y en 1986, al
retirarse Scott Paper Company, la firma pasó a denominarse Productos Familia
S.A., teniendo como principal competidora en Colombia a Colombiana Universal
de Papeles S.A. - COLPAPEL.
− COLPAPEL sostenía relaciones comerciales con la empresa Papelera Unicel
S.A., por lo que ésta tenía conocimiento de su empresa, así como de los
productos que comercializaba.
− Los activos de Papelera Unicel S.A. fueron adquiridos por Kimperú S.A. (luego
Kimberly-Clark Perú S.A.). En la cláusula sétima b) del referido contrato, que obra
en el expediente N° 45422 (debió decir expediente N° 9745422), se estableció
que el grupo ROSAS, accionista de Papelera Unicel S.A., reconoce adeudar a
COLPAPEL determinada cantidad de dinero; en tanto que en la cláusula décima
1Que establece que no procederá la solicitud de nulidad si el asunto fue materia de observación por los mismos
fundamentos entre las mismas partes o las que de ellas deriva su derecho.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1627-2001/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 119055-2000
2-16
se estableció que el grupo ROSAS es propietario del 25 % de acciones de
Kimperú S.A.
− Uno de los accionistas de COLPAPEL es la empresa Kimberly Colombiana.
− Los envases de toallas de papel marca SCOTT que se comercializan en los
principales supermercados del Perú, indican que el producto es fabricado por
Colombina Kimberly Colpapel S.A., y que la marca registrada pertenece a
Kimberly Clark Corporation.
− En la página web de la empresa Kimberly-Clark, actual titular del registro
impugnado (sic), en la parte de la historia de la compañía se narra la fusión con
la firma Scott Paper Company en 1995.
De otro lado, sostuvo que el registro cuestionado fue solicitado y concedido para
distinguir “papeles de toda clase y para todo uso” de la clase 16 de la Nomenclatura
Oficial”, sin embargo, conforme lo establece la quinta edición de la Clasificación de
Niza, y las posteriores ediciones, no todos los productos de papel corresponden a la
clase 16, puesto que las toallas sanitarias y los pañales para adultos pertenecen a la
clase 5 de la Nomenclatura Oficial. En este sentido, señaló que el distingue de la
marca impugnada no es conforme con la clase 16 de la Nomenclatura Oficial. Señaló
que al momento de la solicitud del registro cuestionado, su empresa ya era titular en
el Perú de la marca FAMILIA en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, que distingue,
entre otros, productos higiénicos y sanitarios, los cuales se vinculan a los productos
de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial. Invocó el artículo 101 de la Decisión 85.
Además, indicó que, con anterioridad a 1986, es titular en la República de Colombia
de la marca FAMILIA en la clase 16 de la Nomenclatura Oficial. Alegó la notoriedad
de su marca FAMILIA, reservándose el derecho de analizar y aportar pruebas.
Agregó que la Decisión 85 y el Decreto Supremo 001-71-IC-DS en el inciso f)
prohiben el registro de marcas confundibles con otras, registradas o pendientes de
registro, o notoriamente conocidas en el país o en el exterior. Indicó que debe
examinarse el artículo 7 de la Convención de Washington. Finalmente, solicitó se
valore las pruebas ofrecidas en el expediente N° 45422 (debió decir expediente N°
9745422). Posteriormente, señaló que la autoridad tiene la obligación de declarar de
oficio la nulidad parcial del registro, toda vez que no puede existir un registro de
marca que comprende en su distingue más productos de los que su clase permita.
Presentó diversos documentos con el fin de acreditar sus argumentos.
Con fecha 8 de febrero del 2001, Kimberly-Clark Perú S.A. (Perú) absolvió el
traslado de la acción manifestando que la misma es improcedente en relación a los
argumentos de mala fe, notoriedad de la marca FAMILIA y de aplicación del artículo
7 de la Convención de Washington. Indicó que si bien en la Resolución Directoral N°
43034 DIPI, recaída en el expediente N° 103760, sobre registro de la marca materia
de la presente acción, se declaró la improcedencia de la observación formulada por
Productos Familia S.A., en dicha resolución se determinó de oficio que la marca
FAMILIA de Productos Familia S.A. no gozaba de la calidad de notoriamente
conocida, y que el hecho de encontrarse registrada la marca FAMILIA en la clase 5
de la Nomenclatura Oficial tampoco era motivo para denegar el registro del signo
solicitado, toda vez que el artículo 68 de la Decisión 85 establecía que el registro y
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