Sentencia nº 003131-2008/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 11 de Diciembre de 2008
| Fecha de Resolución | 11 de Diciembre de 2008 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 340515-2008/DSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 3131-2008/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 340515-2008
1-16
SOLICITANTE : THE WARRANTY GROUP PERU S.A.C.
Limitación de servicios: Aceptada - Riesgo de confusión entre signos que
distinguen servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial: Existencia
Lima, once de diciembre de dos mil ocho.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 11 de enero de 2008, The Warranty Group Perú S.A.C. (Perú)
solicitó el registro de la marca de servicio TW G, para distinguir servicios de
seguros, tales como la provisión de garantías extendidas sobre diversos
productos a favor de consumidores; negocios financieros; negocios monetarios;
negocios inmobiliarios, de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución Nº 6175-2008/OSD-INDECOPI de fecha 16 de abril de
2008, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo
solicitado, al considerar que éste resultaba confundible con la marca registrada
MR MURANO REAL ESTATE PORTFOLIO-PERÚ TW G MURANO REAL
ESTATE SAC y logotipo. Al respecto, señaló lo siguiente:
- Los servicios que se pretende distinguir con el signo solicitado se encuentran
comprendidos dentro de los servicios que distingue la marca registrada.
- La semejanza existente entre los signos confrontados radica principalmente
en el hecho de que comparten las letras TWG, debiendo precisarse que
dichas letras constituyen el único elemento que conforma al signo solicitado,
de lo que se desprende que éste se encuentra íntegramente comprendido
dentro de la marca registrada.
- Si bien la marca registrada incluye en su conformación elementos
denominativos, figurativos y cromáticos adicionales, éstos no resultan
suficientes a efectos de desvirtuar las semejanzas existentes entre los
referidos signos.
- La identidad entre algunos de los servicios a los que se refieren los signos en
conflicto, así como las semejanzas existentes entre los mismos, determinan
que su coexistencia sea susceptible de inducir a confusión al público usuario.
- El signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro
establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.
Con fecha 19 de mayo de 2008, The Warranty Group Perú S.A.C. interpuso
recurso de apelación manifestando que:
- Es titular de la marca de servicio THE WARRANTY GROUP, que distingue
servicios comprendidos en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, registrada
bajo Certificado Nº 46049, vigente hasta el 27 de abril de 2017.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 3131-2008/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 340515-2008
2-16
- Previamente a solicitar el registro del signo TWG, su empresa procedió a
obtener una búsqueda de antecedentes registrales a fin de verificar que su
signo no colisionaba con ningún derecho de tercero previamente adquirido;
siendo que la referida búsqueda únicamente arrojó la existencia del
antecedente de la marca TWG y logotipo (Certificado Nº 81102), la cual
estuvo vigente hasta el 7 de setiembre de 1994.
- No obstante no haberse formulado oposición alguna a la presente solicitud de
registro, la Oficina de Signos Distintivos, mediante Resolución Nº 6175-
2008/OSD-INDECOPI de fecha 16 de abril de 2008, denegó de oficio el
registro solicitado al considerar que éste resultaba confundible con la marca
registrada MR MURANO REAL ESTATE PORTFOLIO-PERÚ TW G MURANO
REAL ESTATE SAC y logotipo (Certificado Nº 48597).
- La búsqueda fonética que Indecopi le proporcionó a su empresa no arrojó en
ningún momento la existencia de la marca registrada MR MURANO REAL
ESTATE PORTFOLIO-PERÚ TWG MURANO REAL ESTATE SAC y logotipo.
- El signo solicitado reúne todos los requisitos previstos por ley para acceder a
registro, no encontrándose incurso en la prohibición de registro establecida
en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.
- Las letras TWG constituyen la abreviatura de la expresión THE WARRANTY
GROUP, la cual fue debidamente registrada a favor de su empresa, bajo
Certificado Nº 46049, y con anterioridad al registro de la marca registrada MR
MURANO REAL ESTATE PORTFOLIO-PERÚ TWG MURANO REAL
ESTATE SAC y logotipo, base de la denegatoria de la presente solicitud de
registro por Primera Instancia.
- Las letras TWG que forman parte de la marca registrada MR MURANO REAL
ESTATE PORTFOLIO-PERÚ TWG MURANO REAL ESTATE SAC y logotipo,
no constituyen el elemento de mayor relevancia dentro de la conformación de
ésta, por lo que difícilmente dichas letras podrán ser retenidas por el público
usuario como indicativas del origen empresarial de la referida marca.
- Los servicios de seguros, monetarios, financieros e inmobiliarios, tienen la
característica de ser servicios especializados, que presuponen un contacto
directo entre proveedor y consumidor.
- Si bien los signos confrontados se encontraban destinados a distinguir
algunos de los mismos servicios (negocios financieros e inmobiliarios), la
Oficina de Signos Distintivos debió disponer la limitación de los servicios del
signo solicitado a fin de que éste pueda acceder a registro; sin embargo, no lo
hizo.
- Solicitó la limitación de los servicios que se pretende distinguir con el signo
solicitado, para lo cual excluyó de su solicitud de manera definitiva a los
negocios financieros, monetarios e inmobiliarios.
- La resolución impugnada realizó un examen sesgado de los signos en
conflicto, con lo cual vulneró el principio de integridad bajo el cual deben
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