Sentencia nº 000162-2007/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 22 de Enero de 2007
| Fecha de Resolución | 22 de Enero de 2007 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 246253-2005/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0162-2007/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 246253-2005
1-17
ACCIONANTE : JAFER LIMITED
EMPLAZADA : FARMINDUSTRIA S.A.
Cancelación de la marca por falta de uso – Pruebas de uso – Cancelación
parcial
Lima, veintidós de enero del dos mil siete.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 22 de junio del 2005, Jafer Limited (Bermuda) solicitó la cancelación
del registro de la marca de producto TENTACION, inscrita bajo certificado Nº
37096, a favor de Farmindustria S.A., para distinguir productos de la clase 3 de
la Nomenclatura Oficial. Indicó que dicha marca no se ha usado durante los 3
años consecutivos precedentes a la presente acción.
Con fecha 27 de setiembre del 2005, Farmindustria S.A. (Perú) absolvió el
traslado de la acción manifestando que ha venido utilizando la marca
TENTACION en los tres años precedentes a la presente acción. La distribución
de su producto la efectúa Drokasa Perú S.A. Adjuntó medios probatorios.
Con fecha 13 de marzo del 2006, Jafer Limited indicó que los documentos
presentados por la contraria no son suficientes para demostrar el uso continuo,
serio, real, efectivo, y de buena fe, de la marca TENTACION. Señaló lo
siguiente:
(i) De los 39 comprobantes de pago presentados, 20 no son válidos para
acreditar uso, pues han sido emitidos por Perfumería Española S.A. a
nombre de Drokasa S.A. Indicó que existe vinculación comercial entre las
mencionadas empresas, puesto que tienen el mismo representante legal,
además que Perfumería Española S.A. es una empresa dedicada a la
venta mayorista de productos.
(ii) En ese sentido, los comprobantes de pago no sirven para acreditar un uso
efectivo y real de la marca, sino un uso aparente o formal, ya que los
productos son trasladados únicamente de un almacén a otro, sin que
sean comercializados a los consumidores finales.
(iii) Además, en 7 de los 20 comprobantes no se consigna venta del producto
TENTACION.
(iv) Los 19 comprobantes restantes arrojan un valor de S/ 130.78 soles
mensuales de venta durante 11 meses, lo que resulta insuficiente para
acreditar el uso de productos cosméticos, los cuales, por su naturaleza,
son comercializados en grandes volúmenes.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0162-2007/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 246253-2005
2-17
Mediante Resolución Nº 8834-2006/OSD-INDECOPI de fecha 13 de junio del
2006, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada en parte la acción y
canceló parcialmente el registro de la marca TENTACION, quedando el registro
vigente para distinguir artículos de tocador y perfumería, de la clase 3 de la
Nomenclatura Oficial. Consideró lo siguiente:
(i) Las facturas emitidas por Drokasa Perú S.A. (del 22 de junio del 2002 al
27 de octubre del 2003), así como los catálogos, acreditan que se ha
comercializado artículos de tocador y perfumería (colonia y jabones) con
la marca TENTACION.
(ii) Las facturas emitidas por Perfumería Española S.A., así como los
encartes y catálogos constituyen indicios suficientes para determinar que
los productos identificados con la marca TENTACION han sido puestos y
comercializados en el mercado nacional.
(iii) Por lo tanto, se ha logrado acreditar el uso de la marca TENTACION con
relación a sólo algunos productos (jabones y colonias) de la clase 3 de la
Nomenclatura Oficial, correspondiendo cancelar el registro en relación
con aquellos productos que no se ha logrado acreditar el uso
(cosméticos).
Con fecha 13 de julio del 2006, Jafer Limited interpuso recurso de apelación
reiterando sus argumentos. Agregó lo siguiente:
(i) La Oficina de Signos Distintivos no se ha pronunciado respecto de todos y
cada uno de sus argumentos que cuestionan la validez de las pruebas
aportadas, tanto en su aspecto de forma como de fondo.
(ii) Además, la Oficina ha efectuado un análisis parcial de las pruebas, al no
señalar la cantidad, el periodo, ni los productos en los cuales habría sido
empleada la marca, lo que resulta esencial para decidir respecto a la
caducidad (sic) o no del signo.
(iii) La resolución impugnada ha dejado subsistente el registro para artículos
de tocador y perfumería, pese a que la propia Oficina de Signos
Distintivos señala que el uso habría sido acreditado para jabones y
colonias; es decir, su fallo es contradictorio e ilegal.
(iv) No se ha tenido en cuenta la vinculación económica y administrativa entre
las empresas. Asimismo, no se ha demostrado el ingreso de productos al
mercado, como lo establece el artículo 166 de la Decisión 486, ya que no
hay prueba alguna que ratifique que los productos TENTACION han sido
vendidos a terceros.
(v) Tal como consta de las páginas 4 y 5 de la resolución impugnada, la
Oficina de Signos Distintivos ha tenido en cuenta 7 comprobantes de pago
en los que no se advierte la marca TENTACION y en base a ellos ha
decidido que la marca se encuentra en uso.
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