Sentencia nº 000142-2007/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 22 de Enero de 2007
| Fecha de Resolución | 22 de Enero de 2007 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 253102-2005/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0142-2007/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 253102-2005
1-20
ACIONANTE : BANCO FINANCIERO DEL PERÚ
EMPLAZADA : TIENDAS EFE S.A.
Nulidad de Resolución de Primera Instancia – Nulidad de registro de una
Distintividad
Lima, veintidós de enero del dos mil siete.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 1º de setiembre del 2005, Banco Financiero del Perú interpuso una
acción de nulidad contra la marca de servicio EFECTIVA, registrada a favor de
Tiendas EFE S.A., manifestó lo siguiente:
(i) Es una sociedad peruana cuyo objeto social son las actividades de
intermediación financiera y similares, comprendidas en la clase 36 de la
Nomenclatura Oficial.
(ii) La marca registrada se integra únicamente por una denominación que es
un sinónimo de “dinero”, de acuerdo con el diccionario de la Lengua
Española de la Real Academia de la Lengua.
(iii) La marca EFECTIVA resulta incapaz de individualizar los servicios de la
clase 36 de la Nomenclatura Oficial que pretende distinguir y
diferenciarlos de los de sus competidores. Por tanto, dicha denominación
no puede estar sometida a apropiación exclusiva.
(iv) Siendo su empresa una entidad financiera y directo competidor de la
titular de la marca EFECTIVA, dicho registro constituye una flagrante
violación a sus intereses como agentes económicos del mercado
bancario.
(v) El registro de la marca en mención implica que ninguna entidad financiera
pueda utilizar el término EFECTIVA, el cual es de uso común y necesario.
(vi) El término EFECTIVA es sinónimo, entre otras acepciones, de “dinero” de
acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, y en la terminología
financiera es el nombre o forma de describir la “eficiencia o rendimiento
económico del dinero”, como por ejemplo “tasa efectiva”, informando
directamente al consumidor acerca de las características del servicio.
(vii) La denominación EFECTIVA describe las características propias de los
servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial.
(viii) Todo empresario tiene derecho de describir o catalogar sus servicios
financieros como efectivos y utilizar la terminología técnica “tasa efectiva”,
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0142-2007/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 253102-2005
2-20
por lo que la marca registrada atenta contra las reglas de la libre
competencia.
Adjuntó diversas impresiones de distintas páginas web a fin de acreditar sus
afirmaciones.
Con fecha 8 de noviembre del 2005, Tiendas EFE S.A. absolvió el traslado de la
acción manifestando que:
(i) Con fecha 18 de noviembre del 2002, solicitó el registro de la marca
EFECTIVA TU TARJETA y logotipo, el cual fue denegado mediante
Resolución Nº 7817-2003/OSD-INDECOPI por considerarla confundible
con las marcas EFECTIVA y EFECTIVA y logotipo, registradas a favor de
Banco Sur del Perú.
(ii) Con fecha 15 de agosto del 2003, solicitó la cancelación de las marcas en
mención. Dichas acciones de cancelación fueron declaradas fundadas por
la Oficina de Signos Distintivos, por lo que su empresa solicitó el registro
de la marca EFECTIVA, el cual le fue otorgado mediante Resolución Nº
8814-2004/OSD-INDECOPI.
(iii) Con fecha 20 de abril del 2005, mediante expediente Nº 239240-2005,
Banco Financiero solicitó el registro de la marca de producto EFECTIVA y
logotipo, el cual fue denegado mediante Resolución Nº 9967-2005/OSD-
INDECOPI por considerarlo confundible con su marca registrada.
(iv) Su empresa se dedica a la venta de artefactos eléctricos,
electrodomésticos, línea blanca y demás productos para el hogar y la
oficina.
(v) Cuenta con una trayectoria de 44 años, a través de la cual ha consolidado
su participación en el mercado nacional.
(vi) Es titular, además de la marca materia de la presente acción, de la marca
EFECTIVA TU TARJETA y logotipo (certificado Nº 35944) en la clase 36
de la Nomenclatura Oficial y del nombre comercial TIENDAS EFE S.A. y
logotipo en las clases 9, 12 y 20 de la Nomenclatura Oficial.
(vii) Tanto sus marcas como sus nombres comerciales registrados son
ampliamente conocidos en todo el país.
(viii) La marca registrada cumple con todos los requisitos que la legislación
marcaria exige y no se encuentra incursa en ninguna causal de
irregistrabilidad.
(ix) La marca EFECTIVA no resulta genérica respecto de seguros, negocios
financieros, negocios monetarios y negocios inmobiliarios para los que fue
registrada, en tanto presenta diferentes elementos denominativos y
gráficos que le otorgan distintividad.
(x) Ninguna persona emplea en los medios comerciales la expresión
EFECTIVA para referirse a los servicios de la clase 36 de la
Nomenclatura Oficial que distingue la marca registrada.
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba