Sentencia nº 000503-2003/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 21 de Mayo de 2003
| Fecha de Resolución | 21 de Mayo de 2003 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 166482-2002/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0503-2003/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 146482-2002
1-28
ACCIONANTE : CORPORACIÓN MIYASATO S.A.C.
EMPLAZADA : MOBLANDINO S.A.C.
Nulidad del registro de una marca por mala fe – Aplicación del artículo 184 del
Lima, veintiuno de mayo de dos mil tres
I. ANTECEDENTES
Con fecha 4 de marzo del 2002, Corporación Miyasato S.A.C. (Perú) solicitó la
nulidad del registro de la marca de producto EVERGOOD otorgado bajo certificado
Nº 59850 a favor de Moblandino S.A.C., para distinguir cerraduras metálicas,
cerrajería y ferretería mecánica de la clase 6 de la Nomenclatura Oficial. Señaló
que:
− Fundamenta su acción en la mala fe de la emplazada al momento de obtener el
registro de la marca EVERGOOD, ya que tal marca pertenece a un tercero, quien
la utiliza para identificar productos idénticos comprendidos en la clase 6 de la
Nomenclatura Oficial. Precisó que el verdadero creador y titular de la marca en
cuestión es la empresa china Wui Kai Locks Manufactory Limited, tal como se
aprecia en la página web www.evergoodlocks.com.
− De la revisión de la página web de ADUANAS se puede apreciar que la
emplazada inició la importación de productos con la marca EVERGOOD con
anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca en
cuestión en el Perú (marzo, abril, agosto de 1998 y agosto de 1999), lo que
determina que cuando la emplazada solicitó el registro de la marca EVERGOOD,
ya tenía conocimiento de la existencia de dicha marca, siendo a esa fecha
usuaria de la marca, pues importaba y comercializaba los productos chinos
identificados con la misma en el mercado peruano.
− La emplazada al momento de solicitar el registro de la marca materia de la
presente acción, no hizo referencia alguna a la marca EVERGOOD de la empresa
china antes mencionada (prioridad extranjera, cesión de derechos, contrato de
licencia, de representación, etc.)
− La conducta de la emplazada muestra su propósito de obstaculizar que la
empresa Wui Kai Locks Manufactory Limited u otros importadores comercialicen
productos con la marca EVERGOOD.
− De otro lado, la emplazada solicitó el registro del signo EVERGOOD en versión
denominativa, ya que probablemente previó la posibilidad de que se solicitara la
nulidad de su marca y ante tal situación decidió no copiar la marca de Wui Kai
Locks Manufactory Limited, a fin de poder defenderse alegando que los signos no
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son idénticos o en todo caso, que se habría producido una coincidencia. Sin
embargo, señaló que en determinados casos la coincidencia de marcas ha sido
un argumento empleado por la autoridad para declarar la nulidad de una marca.
− Manifestó que la emplazada, continuó importando productos de la marca
EVERGOOD hasta el mes de julio del 2000, los que adquiría de la empresa
taiwanesa Sun Chain Trading Co. Ltd., la cual resulta ser una intermediaria entre
la empresa Wui Kai Locks Manufactory Limited y la emplazada, lo que debió ser
conocido por esta última.
− A partir del noviembre del 2000, la emplazada empezó a importar los productos
directamente de la empresa titular de la marca EVERGOOD, sin emplear
intermediario alguno.
− Moblandino S.A.C. no ha informado sobre el registro de la marca EVERGOOD en
el Perú a su verdadera creadora y propietaria, lo cual se infiere del hecho que al
solicitar su registro no informó de la existencia de la marca china, ni ha
presentado algún contrato de licencia de uso de marca ante el INDECOPI, a
efectos de hacer oponible a terceros su presunto derecho de propiedad industrial,
ni ha acreditado la representación exclusiva de la empresa Wui Kai en el Perú, lo
que demuestra que no cuenta con derecho alguno otorgado por Wui Kai.
− La emplazada ha iniciado bajo expediente N° 142528-2002, una acción por
infracción de derechos de propiedad industrial contra su empresa, por la
comercialización de productos identificados con la marca EVERGOOD y logotipo
(originalmente registrada a nombre de Wui Kai), con lo que pretende impedir que
otros agentes del mercado comercialicen productos identificados con dicha
marca.
− Solicitó que se investigue minuciosamente cualquier eventual “prueba” que
ofrezca la emplazada al contestar la presente acción, en especial, presuntos
contratos privados suscritos con Wui Kai o supuestos representantes o agentes
de Wui Kai, ya que, hasta la fecha la empresa Wui Kai no cuenta con ninguna
sucursal, ni ha designado representante en el Péru.
− Además de los argumentos expuestos, debe tenerse en cuenta otros factores
como: (i) la emplazada fue denunciada por infracción de derechos de la
propiedad industrial, debido a la utilización no autorizada de la marca CIM
(expediente N° 9870473), la misma que fue declarada fundada; (ii) las
declaraciones de la emplazada en el expediente N° 142528-2002, donde afirma
que la marca EVERGOOD es de su propiedad; (iii) la emplazada ha denunciado
(expediente N° 095-2001/CCD) a varias ferreterías por presunta comisión de
actos de competencia desleal, por utilizar un empaque idéntico al de “su marca
EVERGOOD”, en ese procedimiento la emplazada ha manifestado que todos los
productos que importa son manufacturados de manera exclusiva para su
empresa, comercializándose bajo sus propias marcas denominativas; (iv) la
emplazada proporciona diferente información dependiendo al órgano funcional al
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