Sentencia nº 001923-2009/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 5 de Agosto de 2009
| Fecha de Resolución | 5 de Agosto de 2009 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 503-2003/OIN |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1923-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 803-2003/OIN
1-35
SOLICITANTE : BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG
OPOSITOR : ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS DE
ORIGEN Y CAPITAL NACIONALES – ADIFAN
Solicitud de patente de invención – Modificaciones – Claridad – Unidad de
invención – Novedad – Nivel inventivo
Lima, cinco de agosto de dos mil nueve.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 12 de agosto de 2003, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.
KG (Alemania) – reivindicando prioridad de las solicitudes extranjeras Nº 102
37 232.2 y Nº 102 40 257.4, presentadas el 14 y 31 de agosto de 2002,
respectivamente, en Alemania – solicitó patente de invención para
FORMULACIÓN AEROSOL PARA INHALACIÓN, QUE CONTIENE UN
AGENTE ANTICOLINÉRGICO, cuyo inventor es Friedrich Schmidt; la cual
consta de 14 reivindicaciones.
Con fecha 7 de junio de 2004, se emitió la Orden de Publicación Nº 372-2004,
efectuándose la correspondiente publicación en el Diario Oficial El Peruano el 3
de agosto de 2004.
Con fecha 20 de octubre de 2004, Asociación de Industrias Farmacéuticas de
Origen y Capital Nacionales – ADIFAN (Perú) formuló oposición a la presente
solicitud de patente de invención señalando lo siguiente:
- Se deberá tener en consideración los siguientes documentos:
D1: WO 92/16528 con fecha de publicación 1 de octubre de 1992.
“NUEVOS ÉSTERES BI- Y TRICÍCLICOS DE AMINOALCOHOL, SU
PREPARACIÓN Y SU USO EN MEDICAMENTOS”.
D2: WO 02/32899 con fecha de publicación 25 de abril de 2002.
“NUEVOS AGENTES ANTICOLINÉRGICOS QUE PUEDEN SER
USADOS COMO MEDICAMENTOS Y MÉTODOS PARA LA
PRODUCCIÓN DE LOS MISMOS”.
D3: WO 01/89480 de fecha 29 de noviembre de 2001.
“FORMULACIONES DE SOLUCIONES FARMACÉUTICAS ESTABLES
PARA INHALADORES PRESURIZADOS CON DOSIS MEDIDAS”.
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- Las reivindicaciones 10 a 12 y 14 de la patente solicitada describen un uso;
siendo que los usos no son considerados invenciones, motivo por el cual no
son susceptibles de ser patentables.
- Si se tiene en cuenta que los documentos 1 y 2 no definen una composición
tal como la descrita en la presente solicitud, ya que ambos antecedentes
sugieren una composición en aerosol para enfermedades obstructivas
pulmonares que comprende un compuesto antocolinérgico que puede llegar
a ser, estructuralmente, igual al de la solicitud, y un ácido que puede ser
nítrico o fosfórico, con la única diferencia que la composición contenida en la
solicitud no presenta gas propelente. Sin embargo, el hecho de no emplear
un propelente no le confiere un efecto farmacológico inesperado a la
formulación; además, resulta obvio que si se emplea un inhalador adecuado
mecánicamente para pulverizar volúmenes definidos de la formulación, no
sería necesario emplear un agente tal como un gas propelente para lograr la
distribución del principio activo en el pulmón.
Por lo anteriormente expuesto, se considera que las reivindicaciones 1 a 9 y
13 no cumplen con el requisito de nivel inventivo, razón por la cual, no son
susceptibles de ser patentables.
Con fecha 3 de enero de 2005, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
absolvió el traslado de la oposición formulada por Asociación de Industrias
Farmacéuticas de Origen y Capital Nacionales - ADIFAN, señalando que
adjunta un nuevo pliego de 10 reivindicaciones, en el cual se han eliminado las
reivindicaciones originales 10 a 12 y 14, objetadas por describir un uso.
Asimismo, señaló lo siguiente:
- La técnica anterior citada como antecedentes por la opositora no llega a
hacer obvia la invención solicitada.
- La invención solicitada se encuentra dirigida a formulaciones que, de
acuerdo a la reivindicación 1, comprenden un compuesto de la fórmula 1 en
un solvente acuoso y, por lo menos, un ácido farmacológicamente aceptable.
- El documento D1 (citado como antecedente por Asociación de Industrias
Farmacéuticas de Origen y Capital Nacionales – ADIFAN en su escrito de
oposición de fecha 20 de octubre de 2004) describe anticolinérgicos pero no
los compuestos de la fórmula 1 que están comprendidos en las
formulaciones de la invención solicitada. El documento D1 no dice nada con
respecto a las características restantes de las composiciones de la presente
solicitud de patente de invención. En ese sentido, el documento D1 no
proporciona una guía para una persona entendida en la técnica que pudiera
llevarla a las composiciones reivindicadas.
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- El documento D2 (citado como antecedente por Asociación de Industrias
Farmacéuticas de Origen y Capital Nacionales – ADIFAN en su escrito de
oposición de fecha 20 de octubre de 2004) describe compuestos de la
fórmula 1. El D2 describe generalmente las posibilidades para las
formulaciones farmacéuticas que comprenden anticolinérgicos. Sin embargo,
aun cuando se combine con el conocimiento del experto de la técnica, el
documento D2 no llega a hacer obvia la materia que se pretende reivindicar.
No es deducible, a partir de la técnica anterior, que se obtengan
composiciones ventajosas para inhalación si se añade por lo menos un ácido
farmacológicamente aceptable a las soluciones acuosas de un compuesto
de la fórmula 1.
- El Documento D3 resulta absolutamente irrelevante para la presente
solicitud de patente de invención, ya que está dirigido a formulaciones en
aerosol que contienen un gas propulsor, las cuales se administran, por
ejemplo, vía MDI‟s (inhaladores de dosis medida). Las composiciones, de
acuerdo con la invención solicitada, no contienen gases propulsores y una
persona entendida en la técnica que buscara formulaciones nuevas y
ventajosas sin propulsor para inhalación, no tendría en cuenta, por tanto, el
documento D3.
- El documento D1 no describe los compuestos de la fórmula 1 que están
comprendidos por las formulaciones de acuerdo con la invención solicitada.
En consecuencia, una persona entendida en la técnica que busca nuevas
composiciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades
respiratorias, no podría deducir a partir de dicho documento alguna pista que
pudiera conducirlo a las composiciones reivindicadas, dado que D1 no logra
describir nada con respecto al compuesto activo presente en las
composiciones de la invención solicitada.
- Si bien el documento D2 describe compuestos de la fórmula 1, ya que
describe generalmente posibilidades para formulaciones farmacéuticas que
comprenden anticolinérgicos, aun cuando se combine con el conocimiento
de un experto en la técnica, no llegaría a hacer obvia la materia reivindicada.
- Existen tres tipos diferentes de composiciones farmacéuticas que son
apropiadas para la administración por inhalación, a saber, polvos, aerosoles
que contienen un gas propulsor y soluciones sin gas propulsor. Cada tipo de
formulación se caracteriza por requisitos específicos que deben cumplirse,
por lo que no es posible argumentar que una composición farmacéutica sin
gas propulsor podría obtenerse si el entendido en la técnica tomase una
composición que contiene propulsor y simplemente lo omitiese.
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