Sentencia nº 002228-2010/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 27 de Septiembre de 2010
| Fecha de Resolución | 27 de Septiembre de 2010 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 369686-2008/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2228-2010/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 369686-2008
1-33
SOLICITANTE : AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A.
OPOSITORA : ECO TAXI S.A.C.
Registro de un nombre de tercero - Uso de nombre comercial: No
acreditado – Notoriedad: No acreditada - Riesgo de confusión entre
signos que distinguen servicios de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial:
Existencia.
Lima, veintisiete de setiembre de dos mil diez.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 13 de octubre de 2008, Automotores Gildemeister S.A. (Chile)
solicitó el registro de la marca de servicio constituida por el logotipo
conformado por la denominación ECOTAXI escrita en letras características, en
donde la letra O presenta una hoja, a cada lado nueve cuadrados agrupados
en tres filas, de tres cuadrados intercalados cada una, todo dentro de una
figura rectangular y en la combinación de colores verde, blanco y negro;
conforme al modelo, para distinguir transporte, embalaje, almacenaje y
transporte de todo tipo de productos y mercancía, servicios de explotación de
estaciones, puentes y aeropuertos; alquiler de vehículos de todo tipo;
informaciones referentes a viajes o los transportes de mercancías por
intermediarios y agencias de turismo, de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 4 de marzo de 2009, Eco Taxi S.A.C. (Perú) formuló oposición al
registro del signo solicitado manifestando lo siguiente:
- El signo solicitado es idéntico a su denominación social.
- Viene utilizando la marca ECO TAXI en el mercado para distinguir los
mismos servicios.
- Su marca goza de la calidad de notoriamente conocida.
- Con fecha 4 de noviembre de 2008, su empresa solicitó el registro de la
marca ECO TAXI, la cual se encuentra en trámite.
- Tiene prioridad frente a la solicitud de registro de Automotores Gildemeister
S.A.
Adjuntó diversos medios probatorios a fin de acreditar sus afirmaciones.
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Con fecha 30 de octubre de 2009, Automotores Gildemeister S.A. absolvió el
traslado de la oposición señalando lo siguiente:
- Los medios probatorios adjuntados por la opositora no logran acreditar el
uso del nombre comercial.
- Tampoco se ha acreditado que tenga legítimo interés para oponerse al
registro o que tenga prioridad en el uso de la denominación ECO TAXI, para
distinguir servicios de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución Nº 3345-2009/CSD-INDECOPI de fecha 2 de diciembre
de 2009, la Dirección de Signos Distintivos declaró infundada la oposición
formulada y denegó, de oficio, el registro del signo solicitado. Consideró lo
siguiente:
Derecho de prioridad y de prelación
- La opositora señala que no obstante haber solicitado el registro de la
denominación ECO TAXI y logotipo con posterioridad a la presente solicitud
de registro, por el hecho de constituir ECO TAXI su denominación social, de
haber usado como marca en el mercado la denominación ECO TAXI y de
ser un signo notoriamente conocido, ello hace que tenga prioridad frente a la
presente solicitud de registro (sic).
- El hecho de que la actual solicitud de registro haya sido presentada con
anterioridad a la solicitud tramitada mediante Expediente Nº 372442-2008,
otorga a Automotores Gildemeister S.A prelación sobre la solicitud
presentada por Eco Taxi S.A.C.
Derechos adquiridos por el uso de un signo en el mercado
- El uso de una marca en el mercado sin haber sido registrada en el Perú ante
la Dirección competente no otorga derecho de Propiedad Industrial alguno.
- Dicho principio presenta dos excepciones: las marcas notoriamente
conocidas y los nombres comerciales, signos que pueden ser protegidos no
obstante no encontrarse registrados; por lo que lo señalado por la solicitante
respecto a que el uso de una marca genera derechos, carece de sustento a
tenor de la normativa andina.
Aplicación del artículo 136 inciso e) de la Decisión 486
- La opositora alega que el signo solicitado es idéntico a su denominación
social, lo que haría que el signo solicitado se encuentre incurso en la referida
prohibición.
- Se ha acreditado debidamente que la dimensión denominativa del signo
solicitado (ECO TAXI) es idéntica a la denominación social de la opositora
(ECO TAXI S.A.C.) conforme se desprende de la ficha registral.
- No obstante lo anterior, la solicitante no ha acreditado que el sector
pertinente de servicios de taxi, identifique la denominación ECO TAXI como
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una persona distinta al actual solicitante, ni que el registro de dicho signo
afecte la identidad de la opositora o su prestigio, conforme se puede advertir
de los documentos adjuntados por la opositora:
- La escritura pública de constitución y los documentos de SUNARP, tan
solo acreditan la existencia y personalidad jurídica de Eco Taxi S.A.C.
pero no permiten determinar que el sector pertinente identifique a la
denominación ECO TAXI como una persona distinta al actual solicitante
o que la presente solicitud afecte el prestigio o identidad de la opositora.
- La ficha RUC tan solo contiene información de carácter tributario.
- La licencia municipal tan solo acredita que la opositora obtuvo la
autorización de funcionamiento de una oficina administrativa de servicio
de taxi, pero no acredita que el sector pertinente identifica a ECO TAXI
como una persona distinta al actual solicitante.
- La carta de presentación de fecha 4 de agosto de 2008 acredita que la
opositora cursó comunicación a un tercero usando la denominación ECO
TAXI para identificarse en el mercado.
- Las facturas, al ser posteriores a la fecha de presentación de la solicitud
de registro en curso, no serán tomadas en cuenta.
- La tarjeta y el volante, al carecer de fecha cierta, no serán tomadas en
cuenta a efectos de determinar si el sector pertinente identifica a la
denominación ECO TAXI como una persona distinta al actual solicitante
o que la presente solicitud afecta el prestigio o identidad de la opositora.
- Del análisis de las pruebas en conjunto, se considera que el signo solicitado
no se encuentra incurso en la prohibición del artículo 136 inciso e) de la
Decisión 486.
Notoriedad del signo ECO TAXI
- La opositora señala que la denominación ECO TAXI es un signo
notoriamente conocido.
- Adjuntó las pruebas señaladas en el punto anterior.
- Si bien la opositora argumenta que el signo ECO TAXI es notoriamente
conocido, ésta no presenta pruebas tendientes a acreditar tal condición,
razón por la cual no resulta merecedoras de la protección ampliada que la
ley otorga a este tipo especial de signos distintivos. Siendo así, no resulta
aplicable la prohibición de registro señalada.
Nombre comercial de la opositora
- La opositora considera que el signo solicitado ECO TAXI y logotipo es
semejante al grado de causar confusión con su nombre comercial ECO TAXI
y logotipo.
- Adjuntó las pruebas señaladas en el punto referido a la aplicación del
artículo 136 inciso e).
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