Sentencia nº 001229-2001/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 7 de Septiembre de 2001
| Fecha de Resolución | 7 de Septiembre de 2001 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 9981873-1999/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1229-2001/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 9981873
1-18
ACCIONANTE : ANGLO AMERICAN TRADING CO. S.A.
EMPLAZADA : FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A.
Norma aplicable en acciones de cancelación - Cancelación por falta de uso de
una marca figurativa
Lima, siete de setiembre de dos mil uno
I. ANTECEDENTES
Con fecha 31 de marzo de 1999, Anglo American Trading Co. S.A. (Perú) solicitó la
cancelación por falta de uso de la marca de producto constituida por el diseño de
una frazada (debió decir la figura de cuatro tigres y diseño) registrada a favor de
Fábrica de Tejidos Santa Catalina S.A. bajo certificado N° 25543 en la clase 24 de la
Nomenclatura Oficial. Señaló que dicha marca no ha sido utilizada por su titular ni
por terceros autorizados en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú o Venezuela, durante
los tres años precedentes a la interposición de la presente acción.
Con fecha 2 de agosto de 1999, Fábrica de Tejidos Santa Catalina S.A. (Perú)
absolvió el traslado de la acción de cancelación acompañando diversos documentos,
tales como facturas y catálogos para acreditar el uso de la marca cuya cancelación
se pretende, la cual, según manifiesta, es conocida como el producto FRAZADA
TIGRE.
Con fecha 19 de agosto de 1999, Anglo American Trading Co. S.A. manifestó que
las pruebas presentadas por la emplazada no demuestran el uso de la marca cuya
cancelación se pretende, ya que ésta es utilizada como diseño industrial y no como
marca. Indicó que la marca que aparece en la etiqueta que presentan los productos
(frazadas), así como en su envase, es SANTA CATALINA y figura de una llama, y
que la referencia FRAZADA TIGRE que aparece en las facturas y boletas de venta
alude al tipo de producto que vende y su diseño y no a la marca que lo distingue,
conforme se puede apreciar en las muestras físicas que adjuntó en el expediente N°
9981872. Señaló que las facturas presentadas podrían en todo caso acreditar el uso
de la marca TIGRE, registrada a nombre de la emplazada bajo certificado N° 26298.
Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso.
Con fecha 15 de octubre de 1999, Fábrica de Tejidos Santa Catalina S.A. manifestó
que, cuando se solicitó el registro del signo materia de la presente acción, las
empresas observantes alegaron que éste se trataba de un diseño industrial, sin
embargo, se ordenó la inscripción del mismo como marca figurativa. Señaló que
siendo el signo materia de la presente acción un signo figurativo, se tiene que tomar
como referencia de reconocimiento del producto a la figura más resaltante, que es el
tigre. Adjuntó diversas pruebas a fin de acreditar el uso de la marca cuya
cancelación se pretende, así como su trascendencia internacional.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1229-2001/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 9981873
2-18
Con fecha 27 de octubre de 1999, Anglo American Trading Co. S.A. manifestó que
los documentos adjuntados por la emplazada ratifican que las frazadas están
identificadas con la marca SANTA CATALINA y no con la registrada bajo certificado
N° 25543.
Con fecha 9 de noviembre de 1999, Fábrica de Tejidos Santa Catalina S.A. solicitó a
la Oficina de Signos Distintivos una visita inspectiva a su centro de producción fabril,
para que se constate que el tipo de frazada al cual se refieren sus facturas como
TIGRE es la misma marca figurativa registrada bajo el certificado N° 25543.
Posteriormente, ofreció como pruebas las facturas y la muestra física de una frazada
presentadas en el expediente N° 9981872.
Mediante proveído de fecha 10 de noviembre de 1999, la Oficina de Signos
Distintivos declaró no ha lugar a la diligencia solicitada, toda vez que la misma no
resultaba necesaria a efectos de emitir un pronunciamiento respecto de la materia
controvertida en el presente expediente.
Mediante Resolución N° 334-2001/OSD-INDECOPI de fecha 22 de enero del 2001,
la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de cancelación
interpuesta. Consideró lo siguiente:
− Si bien la solicitud de cancelación fue presentada durante la vigencia de la
Decisión 344, ésta deberá resolverse tomando en cuenta las normas contenidas
en la Decisión 486 en virtud a su Primera Disposición Transitoria.
− La expresión "Frazadas Tigre", que se consigna en las facturas presentadas por
la emplazada tanto en el presente expediente como en el expediente N°
9981872, no prueba el uso como marca del “diseño de tigres” que constituye la
marca cuya cancelación se pretende, pues bien podría referirse a otra marca
compuesta por una figura de tigre distinta de aquélla materia de análisis.
− Las frazadas presentadas acreditan que el “diseño de tigres” que en éstas se
aprecia es un modelo de dichos productos y no la marca que las identifica, la cual
es la figura de dos círculos que contienen la denominación SANTA CATALINA y
figura de llama, lo cual se corrobora con la factura que obra a fojas 104, la carta
de porte internacional por carretera que obra a fojas 107, el catálogo publicitario
que obra a fojas 70 y 71 y el volante que obra a fojas 69, en los cuales se aprecia
que el “diseño de tigres” es el modelo del producto (frazadas) y no la marca que
lo identifica.
− Es práctica común que los fabricantes de frazadas las estampen con figuras de
tigres, así como con otras que los evoquen, por lo cual el público consumidor
difícilmente asociará el diseño de las frazadas con un fabricante determinado.
− La factura que obra a fojas 105 no acredita el uso de la marca “diseño de tigres”
para distinguir productos de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial, sino más bien
la prestación de servicios por parte de la Agencia de Aduana Mercurio Servicios
Aduaneros S.R.L. a favor del emplazado y en relación a frazadas de fibra acrílica,
cuya marca no se menciona.
− Las facturas que obran a fojas 157 a 214, en el expediente N° 9981872, han sido
emitidas con fecha posterior a la presente solicitud de cancelación y la copia del
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