Sentencia nº 000533-2007/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 15 de Marzo de 2007
| Fecha de Resolución | 15 de Marzo de 2007 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 221786-2004/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0533-2007/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 221786-2004
1-24
SOLICITANTE : ULISES ARTIDORO CASSINELLI PRETELL
OPOSITORA : MARKINVER S.A.C.
ENRIQUE CASINELLI E HIJOS S.A.
Nulidad parcial del acto administrativo - Riesgo de confusión entre signos
que distinguen productos de las clases 32 y 33 de la Nomenclatura Oficial:
Existencia – Similitud o conexión competitiva
Lima, quince de marzo del dos mil siete.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 6 de octubre del 2004, Ulises Artidoro Cassinelli Pretell (Perú)
solicitó el registro de la marca de producto CASSINELLI, para distinguir
bebidas alcohólicas (con excepción de cerveza), de la clase 33 de la
Nomenclatura Oficial.
Con fecha 20 de enero del 2005, Markinver S.A.C. (Perú) y Enrique Cassinelli e
Hijos S.A. (Perú) formularon oposición al registro manifestando lo siguiente:
(i) Enrique Cassinelli e Hijos S.A. es una empresa constituida en Trujillo el
4 de febrero de 1960, con presencia en el mercado de bebidas
gaseosas, jugos y zumos de frutas, siendo reconocida por la población
del norte del país desde hace más de 40 años. La documentación que
acredita la difusión de su nombre comercial y denominación social obra
en el expediente Nº 104228-2000, que ofrecen como medio probatorio.
(ii) Todos sus productos se comercializan bajo la marca CASSINELLI, pues
su denominación social equivale a su nombre comercial ENRIQUE
CASSINELLI E HIJOS S.A., creando la asociación en la mente de la
población de los productos CASSINELLI con su empresa.
(iii) La empresa Markinver S.A. se constituye con cinco empresas más,
debido a la escisión de Enrique Cassinelli e Hijos S.A. el 1º de febrero
del 2000, escisión que fue formalizada ante Notario Público.
(iv) En Trujillo, el vocablo CASSINELLI se asocia con el agente económico
Enrique Cassinelli.
(v) Markinver S.A. es titular de la siguiente familia de marcas en la clase 32
de la Nomenclatura Oficial: COLA CASSINELLI (certificado Nº 80622);
CHICHA CASSINELLI (certificado Nº 80621); AGUA DE MESA
CASSINELLI SIN GAS (certificado Nº 80620); CASSINELLI (certificado
Nº 80619); SODA CASSINELLI (certificado Nº 81380); AGUA DE MESA
CASSINELLI CON GAS (certificado Nº 81381); CASSINELLI (certificado
Nº 35835) y CASSINELLI (certificado Nº 35740).
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0533-2007/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 221786-2004
2-24
(vi) Sus empresas siempre han demostrado la presencia y continuidad de
Enrique Cassinelli e Hijos en el mercado de bebidas gaseosas, jugos y
zumos de frutas, tal como lo demuestran los medios probatorios que
obran en los expedientes Nº 166006, 166007, 166008, 166014, 166015,
166016, 122106 al 122110, y 154703 y que ofrece como medios
probatorios.
(vii) Tanto su empresa Enrique Cassinelli e Hijos S.A. como el solicitante
desarrollan sus actividades dentro de la misma área geográfica, lo que
es de suma importancia al momento de analizar el perjuicio que le
generaría a su reputación el eventual otorgamiento del signo solicitado.
(viii) Los signos son confundibles, pues el signo solicitado es fonéticamente
idéntico al vocablo CASSINELLI, el cual constituye el único distintivo de
sus marcas.
(ix) Si bien el signo solicitado pretende distinguir bebidas alcohólicas, su
empresa actualmente tiene en el mercado bebidas no alcohólicas, por lo
que al salir al mercado del norte del país un nuevo producto alcohólico
bajo la marca CASSINELLI será relacionado directamente con sus
empresas. En tal sentido, el uso de su denominación social y nombre
comercial como marca de producto en la misma zona geográfica,
constituiría un acto de competencia desleal.
(x) Los productos se ofrecerán en los mismos establecimientos, estarán
ubicados en estantes o anaqueles muy cercanos, lo que originará que el
público consumidor asocie a los productos pensando que su empresa se
ha diversificado, ampliando su oferta.
Adjuntó medios probatorios.
Con fecha 2 de marzo del 2005, Ulises Artidoro Cassinelli Pretell absolvió el
traslado de la oposición manifestando lo siguiente:
(i) Dado que la titular de las marcas es la empresa Markinver S.A., lo
expresado por la opositora, en el sentido que todos sus productos se
comercializan bajo la marca CASSINELLI en virtud de la denominación
social que equivale a su nombre comercial, se encuentra fuera del
marco real o fáctico actual.
(ii) Los productos que distinguen las marcas base de la oposición
pertenecen a una clase distinta y ajena a los productos de la clase 33
que pretende distinguir el signo solicitado.
(iii) Ha sido titular de la marca CASSINELLI en las clases 33, 29, 30 y 31 de
la Nomenclatura Oficial, conforme se aprecia de los medios probatorios
que presenta.
(iv) Utiliza la denominación CASSINELLI para identificar sus actividades
comerciales desde el año 1980, cuando constituyó junto con sus hijos la
empresa Hielos Cassinelli y luego la empresa Embutidos Cassinelli en
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