Sentencia nº 000472-2006/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 6 de Abril de 2006
| Fecha de Resolución | 6 de Abril de 2006 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 187222-2003/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0472-2006/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 187222-2003
1-34
SOLICITANTE : MEDITERRANEO CHICKEN S.A.C
EMPLAZADO : ALVARO HUMBERTO DEL ÁGUILA MAGNANI
Nulidad del registro de una marca de producto concedida bajo la vigencia
de la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 823 - Riesgo de confusión entre
signos que distinguen productos de las clases 42 y 43 de la Nomenclatura
Oficial: Existencia - Mala fe al solicitar el registro de una marca
Lima, seis de abril del dos mil seis.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 6 de agosto del 2003, Mediterráneo Chicken S.A.C (Perú) solicitó la
nulidad del certificado de registro Nº 31495, correspondiente a la marca de
servicio MEDI CHICKEN, que distingue servicios de la clase 43 de la
Nomenclatura Oficial, registrada a favor del señor Alvaro Humberto del Águila
Magnani, señalando lo siguiente:
(i) La marca MEDITERRÁNEO CHICKEN se encuentra registrada desde el
año 1987, para distinguir servicios de restaurantes y alimentación en el
mercado peruano.
(ii) Su empresa es titular desde el año 2000 -por contrato de transferencia-
de la marca MEDITERRÁNEO CHICKEN para proteger productos de las
clases 30 y 31 de la Nomenclatura Oficial, y servicios de las clases 41 y
42 de la Nomenclatura Oficial.
(iii) El emplazado, titular de la marca MEDI CHICKEN, es socio fundador y
gerente general de la empresa Consorcio Aleste S.R.L., empresa que
adquiere derechos contractuales del contrato de Provisión de
Conocimientos y Autorización de uso de marca de fecha 29 de febrero del
2000.
(iv) De una simple comparación de los signos MEDI CHICKEN y
MEDITERRÁNEO CHICKEN se aprecia que son semejantes al grado de
producir confusión entre los consumidores, pues el consumidor promedio
asumirá que se trata de las mismas marcas, ya que el signo MEDI
CHICKEN es la abreviatura de MEDITERRÁNEO CHICKEN, más aun si
distinguen los mismos servicios de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial
y es titular de la marca MEDI MÓVIL.
(v) Actualmente la marca MEDI CHICKEN viene siendo utilizada para
comercializar pollos a la brasa, usando en la publicidad los mismos
signos, colores y forma de presentación que identifican los productos de
su empresa.
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(vi) En la actualidad, las empresas Consorcio Aleste S.R.L. y Mediterráneo
Restaurantes S.R.L. vienen comercializando pollos a la brasa bajo la
modalidad de delivery (reparto a domicilio), utilizando la marca MEDI
CHICKEN, pero usando volantes en cuyo anverso se ofrece el producto
de la marca mencionada y en el reverso su marca con los colores y
grafías características. La marca MEDI CHICKEN no se utiliza en el
mercado de manera independiente sino que se utiliza conjuntamente con
su marca MEDITERRÁNEO CHICKEN.
(vii) El emplazado al momento de registrar la marca MEDI CHICKEN era y
actualmente es uno de los socios y gerente general de la empresa
Consorcio Aleste S.R.L., la cual en esa fecha era una de las empresas
franquiciadas de su empresa, contrato de franquicia que tenía como
objetivo la explotación de la marca MEDITERRÁNEO CHICKEN en el
local ubicado en la Av. Comandante Espinar- Miraflores.
(viii) De acuerdo con la Cláusula Vigésimo Quinta del Contrato de Provisión de
Conocimientos y Autorización de uso de marca, la empresa Consorcio
Aleste S.R.L. y el emplazado como gerente general quedan
comprometidos al término o resolución del contrato a no hacer uso de sus
conocimientos, no desarrollar o trabajar en actividades que sean
competitivas con su empresa durante los dos años siguientes, a no utilizar
sus marcas total o parcialmente en locales, establecimientos, etiquetas,
anuncios o material publicitario, y a no registrar o utilizar en el mercado
signos similares o semejantes a los signos distintivos de su empresa.
(ix) Su marca MEDITERRÁNEO CHICKEN es notoriamente conocida, pues:
• Tiene un alto grado de conocimiento en el mercado, debido a su
antigüedad y existencia en el mercado peruano, conforme se aprecia
de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca
MEDITERRÁNEO CHICKEN.
• La inversión y estándares en promociones y campañas publicitarias
son de costos elevados y de la mejor calidad.
• Ha efectuado una gran inversión para promover su marca
MEDITERRÁNEO CHICKEN entre los consumidores del mercado
nacional con personajes bien reconocidos y aceptados en el mercado
nacional, tal como el isotipo conformado por la figura que se asemeja
a un pollo con sombrero de cocinero, figura que fue inscrita como
signo distintivo en las clases 29, 30, 31 y 42 de la Nomenclatura
Oficial (certificados Nº 26079, 26212, 26213 y 7213).
• Su signo goza de un alto grado de distintividad entre los
consumidores por haber llegado a ser líder en ventas de pollos a la
brasa y otros platos en la provincia de Lima, siendo de los pocos
restaurantes dedicados a la venta de pollos a la brasa y otros que
cuentan con cadena de restaurantes y que funciona mediante
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franquicias, debido al reconocimiento y aceptación de su marca, lo
que se refleja en el volumen de ventas que ha tenido durante años.
(x) Dado que su marca MEDITERRÁNEO CHICKEN es notoriamente
conocida, debe ser protegida contra el uso de la marca MEDI CHICKEN
por ser parte esencial o parcial y causar riesgo de confusión o de
asociación con su marca, con sus establecimientos, actividad, productos y
servicios, además de causarle un daño económico y comercial y
aprovecharse injustamente de su prestigio.
(xi) La marca cuya nulidad pretende fue registrada con el objetivo de
aprovecharse ilícita e injustamente del amplio prestigio del que goza su
marca MEDITERRÁNEO CHICKEN, al introducir en el mercado productos
y servicios exactos a los que identifica su marca con el signo MEDI
CHICKEN, que constituye la abreviación de la marca MEDITERRÁNEO
CHICKEN, logrando engañar y/o confundir al consumidor.
(xii) Existen suficientes elementos que permiten inferir que el registro de la
marca MEDI CHICKEN fue realizado únicamente para perpetrar o
consolidar un acto de competencia desleal, toda vez que:
• La empresa Consorcio Aleste S.R.L. está difundiendo volantes con
avisos publicitarios en los que se aprecia su marca MEDITERRÁNEO
CHICKEN, mediante los cuales se ofrece el servicio de delivery.
• En la parte inferior de los volantes se señala que funciona bajo el
contrato de franquicia –contrato que ya fue resuelto- y en la parte
inferior se identifican como la empresa Mediterráneo Chicken S.R.L. y
aparece el número telefónico 344-4200 que pertenece a la empresa
Consorcio Aleste S.R.L.
• El objetivo del emplazado es causar en los consumidores una
equivocada asociación entre las marcas MEDITERRÁNEO CHICKEN
y MEDI CHICKEN y aprovecharse del reconocimiento y reputación de
su marca, por su valor comercial y publicitario, siendo fácil llegar a la
conclusión de la relación existente entre la empresa Consorcio Aleste
S.R.L. y la empresa Mediterráneo Restaurantes S.R.L. y el señor
Alvaro Humberto del Águila Magnani.
(xiii) Establecimiento ubicado en la Av. Primavera Nº 1437 – Monterrico: De
acuerdo con el acta de constatación de fecha 6 de junio del 2003, en
presencia del Notario Público llamó al teléfono 344-4200 que figura en el
volante publicitario, a fin de solicitar un pedido de pollo a la brasa por
delivery, y poder constatar que estaban usando su marca sin autorización
en un local diferente al autorizado en el contrato de provisión de
conocimientos y autorización de uso de marca. La recepcionista contestó:
“Gracias por llamar a Mediterráneo Chicken”, el pedido fue enviado con
una factura de la empresa Mediterráneo Restaurante S.R.L. que tiene en
la parte superior el signo MEDI CHICKEN y como dirección Av. 2 de mayo
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