Sentencia nº 001280-2001/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 19 de Septiembre de 2001
| Fecha de Resolución | 19 de Septiembre de 2001 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 9990767-1999/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1280-2001/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 9990767
1-16
SOLICITANTE : LABORATORIOS PISA, S.A. de C.V.
OPOSITORAS : INSTITUTO SAN JORGE-BAGO S.A.
SCHERING A.G.
Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 5 de la
Nomenclatura Oficial: Inexistencia – Cuestión previa - Oposición andina -
Suspensión del procedimiento
Lima, diecinueve de setiembre de dos mil uno
I. ANTECEDENTES
Con fecha 7 de setiembre de 1999, Laboratorios Pisa, S.A. de C.V. (México) solicitó
el registro de la marca de producto PENDIBEN, para distinguir productos
farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico,
alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los
dientes y moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de los
animales dañinos; fungicidas, herbicidas y demás productos de la clase 5 de la
Nomenclatura Oficial.
Con fecha 21 de diciembre de 1999, el Instituto San Jorge-Bago S.A. (Argentina)
formuló observación manifestando ser titular de la marca ESTEPTOPEN DI BEN,
registrada en Venezuela bajo certificado N° 9926 (sic), para distinguir productos de
la clase 5 de la Nomenclatura Oficial. Indicó que el signo solicitado se encuentra
comprendido en la marca registrada, constituyendo una variante de la misma, por lo
que los signos en cuestión son confundibles, más aun si los productos que
distinguen son los mismos. Expresó que sus productos se exportan a varios países
de Sudamérica, entre ellos el Perú, por lo que al solicitar un signo similar al suyo, la
solicitante estaría incurriendo en un supuesto de mala fe, lo que determinaría que la
solicitud de registro sea denegada. Posteriormente, señaló que ha existido error al
consignar su marca registrada, siendo ESTREPTO PENDIBEN, adjuntando
documentos para acreditar ello. Indicó que el signo solicitado resulta idéntico al
segundo término de su marca registrada, por lo que siendo el primer término
descriptivo en relación con los productos que distingue (ESTREPTO), la confusión
resulta inevitable. Adjuntó fotocopia del certificado de solicitud de registro de su
marca en Venezuela.
Con fecha 21 de diciembre de 1999, Schering A.G. (Alemania) formuló observación
manifestando ser titular de la marca de producto PLENIFEM que distingue productos
de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial (certificado N° 23076), con la cual el signo
solicitado resulta confundible, ya que los signos en cuestión están conformados por
el mismo número de letras y sílabas, se acentúan en la sílaba final, la misma que
resulta semejante, y tienen idéntica estructura de vocales. Agregó que de las ocho
letras que conforman la marca registrada, cinco se encuentran reproducidas en el
signo solicitado, difiriendo únicamente en algunas de sus consonantes. Indicó que el
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signo solicitado pretende distinguir los mismos productos que distingue su marca
registrada, lo cual incrementa el riesgo de confusión entre los mismos.
Mediante proveído de fecha 29 de febrero del 2000, la Oficina de Signos Distintivos
tuvo por no contestadas las observaciones planteadas.
Con fecha 8 de marzo del 2000, Laboratorios Pisa, S.A. de C.V. señaló que el signo
solicitado y la marca registrada PLENIFEM no son similares al grado de producir
confusión, ya que si bien presentan una misma secuencia de vocales, el hecho de
que ninguna de las tres sílabas que conforman los signos coincidan determina que
las denominaciones tengan una diferente pronunciación y efecto sonoro de conjunto.
Posteriormente, el 13 de marzo del 2000, expresó que el signo solicitado y la marca
ESTREPTO PENDIBEN no son similares al grado de producir confusión, ya que los
signos se diferencian en su extensión y en sus inicios. Sin perjuicio de lo expuesto,
señaló que el Instituto San Jorge-Bago S.A. no ha acreditado ser titular en
Venezuela de la marca ESTREPTO PENDIBEN, por lo que carece de legítimo
interés para formular observación. Luego, el 25 de agosto del 2000, con el fin de
descartar cualquier posibilidad de confusión con el signo solicitado en Venezuela,
limitó los productos a distinguir a un producto farmacéutico antimicrobiano para uso
humano exclusivamente de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante proveído de fecha 28 de agosto del 2000, la Oficina de Signos Distintivos
tuvo presente la limitación de productos efectuada.
Mediante Resolución N° 11387-2000/OSD-INDECOPI de fecha 25 de setiembre del
2000, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la observación formulada por
el Instituto San Jorge-Bago S.A., infundada la observación formulada por Schering
A.G., y denegó el registro solicitado.
En cuanto a la observación formulada por el Instituto San Jorge-Bago S.A.,
consideró lo siguiente:
− El Instituto San Jorge-Bago S.A. ha acreditado haber solicitado en Venezuela, el 7
de junio de 1988, el registro de la marca ESTREPTO PENDIBEN, para distinguir
productos veterinarios de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial, por lo que cuenta
con legítimo interés para formular la presente observación.
− Si bien los productos que distingue el signo solicitado PENDIBEN y el signo
solicitado ESTREPTO PENDIBEN difieren en cuanto a su destino y finalidad, el
hecho que compartan en algunos casos los mismos canales de comercialización y
distribución, determina la posibilidad de inducir a error al público consumidor
respecto a su origen empresarial y, principalmente, respecto a la función
terapéutica que cumplen.
− Los signos en cuestión son similares al grado de producir confusión en el
consumidor respecto al origen empresarial de los productos a distinguir, ya que
comparten la denominación PENDIBEN, siendo que la denominación ESTREPTO,
presente en el signo sustento de la observación, no contribuye a diferenciarlos.
En cuanto a la observación formulada por Schering A.G., consideró lo siguiente:
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