Sentencia nº 000649-2010/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 19 de Marzo de 2010
| Fecha de Resolución | 19 de Marzo de 2010 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 339443-2008/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0649-2010/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 339443-2008
1-34
ACCIONANTE : MIGUEL REPETTO GIUFFRA
EMPLAZADA : MI BANCO, BANCO DE LA MICROEMPRESA
S.A.
Nulidad de resolución – Falta de motivación: Infundada - Cancelación de
la marca por falta de uso: Fundada
Lima, diecinueve de marzo de dos mil diez.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 3 de enero de 2008, Miguel Repetto Giuffra (Perú) solicitó la
cancelación, por falta de uso, de la marca de servicio MI CAPITAL y logotipo
(Certificado Nº 24476), registrada a favor de Mi Banco, Banco de la
Microempresa S.A., en la clase 36 de la Nomenclatura Oficial, por no haber
sido utilizada hace más de tres años para distinguir servicios de la referida
clase. Asimismo, señaló que cuenta con legítimo interés para interponer la
presente acción, toda vez que ha solicitado el registro de la marca CAPITAL
para distinguir servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 20 de febrero de 2008, Mibanco, Banco de la Microempresa S.A.
(Perú) absolvió el traslado de la acción manifestando que la marca MI CAPITAL
viene siendo utilizada en el Perú, ofreciendo dicho servicio en calidad de
préstamos rápidos para impulsar los negocios de sus clientes y que, en
algunos casos, dichos préstamos pueden ser con fines inmobiliarios.
Adjuntó medios probatorios a fin de acreditar el uso de su marca registrada.
Mediante Resolución Nº 6306-2008/OSD-INDECOPI de fecha 18 de abril de
2008, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de cancelación
interpuesta y dispuso cancelar el registro de la marca de servicio MI CAPITAL y
logotipo. Consideró lo siguiente:
(i) De los medios probatorios como de los argumentos expuestos por las
partes, se ha verificado que la emplazada no ha acreditado el uso
regular y constante de la marca MI BANCO y logotipo (debió decir MI
CAPITAL y logotipo) en el Perú o en alguno de los países miembros de
la Comunidad Andina para distinguir servicios de la clase 36 de la
Nomenclatura Oficial, así como tampoco demuestran la presencia
efectiva en el mercado peruano o andino de los servicios que distingue
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en la cantidad y modo que corresponden según su naturaleza durante el
periodo relevante.
(ii) No se ha demostrado que la falta de uso de la marca en cuestión se
haya debido a motivos de fuerza mayor, caso fortuito o algún otro
supuesto similar en que la falta de uso de la marca se encuentre
justificada, por lo que corresponde cancelar el registro de dicha marca.
Con fecha 23 de mayo de 2008, Mibanco, Banco de la Microempresa S.A.
interpuso recurso de reconsideración manifestando lo siguiente:
(i) Se ha incurrido en un error al valorar los medios probatorios presentados
por su empresa a efectos de acreditar el uso continuo y efectivo de la
marca MI CAPITAL, ya que de los mismos se puede acreditar de forma
fehacientemente que su marca ha venido siendo utilizada en el mercado.
(ii) Las nuevas pruebas presentadas están referidas a 7 nuevos folletos
publicitarios que se refieren al servicio MI CAPITAL y logotipo difundidos
al público consumidor entre el 3 de enero de 2005 y 3 de enero de 2008;
los cuales fueron impresos con fechas 22 de diciembre de 2005, 23 de
abril, 25 de mayo, 25 de junio, 20 de setiembre, 22 de noviembre y 17 de
diciembre de 2007.
(iii) En la página web de su empresa consta la descripción y principales
características (tales como parámetros, tasa de interés, comisiones y
seguros) de los diversos servicios ofrecidos en el mercado por su
empresa, entre ellos, MI CAPITAL y logotipo. Cabe indicar que dicha
información se encuentra incluida en el sitio web desde el año 2005,
cuyas últimas actualizaciones han sido efectuadas con fechas 30 de
enero de 2007 y 19 de febrero de 2008, tal como consta en el acta de
presencia y constatación efectuada con fecha 21 de mayo de 2008 por
el Notario Público de Lima Luis Urrutia Castro.
(iv) Su empresa ha aportado los medios probatorios idóneos adicionales a
fin de acreditar el uso real, efectivo y continuo de la marca MI CAPITAL
dentro del periodo relevante.
(v) Solicita que se declare la confidencialidad de la información de los
anexos 2-A, 2F, 2G, 2LL y 2M, los cuales se refieren a documentos
operativos internos, correspondencia privada, facturas comerciales,
detalle de ventas e identidad de sus clientes, por lo que constituyen
secretos comerciales cuya difusión a terceros podría afectar los
intereses de su empresa. Asimismo, no corresponde presentar un
resumen no confidencial, toda vez que la referida información no es
susceptible de ser sintetizada.
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3-34
Mediante proveído de fecha 2 de junio de 2008, la Oficina de Signos Distintivos
declaró confidencial los anexos 2-A, 2-F, 2-G, 2-LL y 2-M de la documentación
presentada por la emplazada. Señaló que: “Respecto a la hoja resumen de los
documentos antes señalados se deja constancia que del tenor del escrito se
puede advertir el contenido de la información considerada confidencial”.
Mediante Resolución Nº 846-2009/CSD-INDECOPI de fecha 3 de abril de
2009, la Comisión de Signos Distintivos (antes Oficina de Signos Distintivos)
declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por Mibanco,
Banco de la Microempresa S.A. contra la Resolución Nº 6306-2008/CSD-
INDECOPI de fecha 18 de abril de 2008 (debió decir Resolución Nº 6306-
2008/OSD-INDECOPI). Consideró que los documentos presentados por la
emplazada no resultan suficientes a fin de acreditar el uso de la marca en
cuestión dentro del periodo relevante, más aún cuando la misma no ha sido
complementada con otros medios de prueba que permitan demostrar
efectivamente el uso efectivo y real de la marca MI CAPITAL y logotipo en el
mercado.
Mediante Resolución Nº 1037-2009/CSD-INDECOPI de fecha 29 de abril de
2009, la Comisión de Signos Distintivos rectificó la Resolución Nº 846-
2009/CSD-INDECOPI de fecha 3 de abril de 2009, debiendo precisarse que la
misma fue expedida a propósito del recurso de reconsideración interpuesto
contra la Resolución Nº 6306-2008/OSD-INDECOPI de fecha 18 de abril de
2008, quedando subsistente en lo demás que contiene.
Con fecha 5 de mayo de 2009, Mibanco, Banco de la Microempresa S.A.
interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) De la revisión de la Resolución Nº 846-2009/CSD-INDECOPI se puede
apreciar que la Comisión no ha motivado debidamente las razones por
las cuales habría considerado insuficiente o no idóneos los medios
probatorios presentados en el recurso de reconsideración interpuesto,
motivo por el cual adolece de un vicio de nulidad.
(ii) Es incorrecto lo señalado por la Primera Instancia al haber puesto en
tela de juicio la validez de los medios probatorios, dado que resulta
evidente que de dichos medios probatorios se desprende que fueron
elaborados o utilizados con el fin de que se pongan en conocimiento del
público usuario el servicio de préstamos MI CAPITAL que brinda su
empresa, por lo que resultan idóneos. En ese sentido, correspondía
admitir como válidos dichos medios probatorios en aplicación del
principio de presunción de veracidad.
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