Sentencia nº 000271-2003/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 13 de Marzo de 2003
| Fecha de Resolución | 13 de Marzo de 2003 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 122339-2001/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN Nº 0271-2003/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 122339-2001
1-18
SOLICITANTE : BOTICA 24 HORAS DE SAN BORJA S.A.
OPOSITORA : DON ITALO S.A.
Signos engañosos - Riesgo de confusión entre signos que distinguen
productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia
Lima, trece de marzo de dos mil tres
I. ANTECEDENTES
Con fecha 29 de enero del 2001, Botica 24 Horas de San Borja S.A. (Perú) solicitó el
registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la
denominación D’ITALY GELATO escrita en letras características, donde la
denominación D’ITALY se aprecia sobrepuesta a una figura triangular, conteniendo la
figura de un helado cono con dos bolas; conforme al modelo, para distinguir
comestibles, café, té, cacao, azúcar, arroz, harinas y preparaciones hechas de
cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza,
salsas, especias, hielo, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 13 de junio del 2001, Don Italo S.A. (Perú) formuló oposición manifestando
lo siguiente:
(i) Es titular de las marcas DON ITALO (certificado N° 11244) y DON ITALO y
logotipo (certificado N° 11616), que distinguen productos de la clase 30 de la
Nomenclatura Oficial.
(ii) El signo solicitado pretende distinguir principalmente helados, productos que se
encuentran dentro del rubro de los que distingue su marca registrada.
(iii) El diseño de un barquillo de helado constituye un elemento descriptivo del
producto que se intenta identificar, por lo que no puede reivindicarse como
marca y no debe formar parte del análisis. Asimismo, el término GELATO es
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una palabra del idioma italiano que se traduce como helado, existiendo gran
similitud entre dicho término y su traducción, por lo que el único elemento que
tendría poder distintivo del signo solicitado sería la expresión D’ITALY.
(iv) Los signos se inician con la letra D, están conformados por dos elementos y el
elemento principal que conforma el signo solicitado es el término ITALY que
resulta sustancialmente similar a la palabra ITALO que conforma su marca
registrada, ya que sólo se diferencian en la última vocal. Asimismo, la
pronunciación de los signos es muy similar, pues los términos DON ITALO y
D´ITALY poseen cuatro sílabas, se inician con el sonido de la letra D, la
penúltima y antepenúltima sílaba es la misma, siendo la diferencia en las
vocales finales insuficiente a fin de diferenciar los signos
(v) La expresión D´ITALY es engañosa, toda vez que dará a entender a los
consumidores que el helado que se pretende identificar constituye un producto
proveniente de Italia, característica que no necesariamente coincide con una
cualidad del producto, siendo probable que se trate de la comercialización de
helados nacionales.
No obstante haber sido notificada, Botica 24 Horas de San Borja S.A. no cumplió con
contestar la oposición dentro del plazo de ley.
Mediante Resolución N° 9545-2002/OSD-INDECOPI de fecha 29 de agosto del 2002,
la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la oposición y denegó el registro
solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) El signo solicitado presenta la figura de un cono de helado, la misma que hace
referencia directa al tipo de producto de que se trata al igual que el término
GELATO, el cual es frecuentemente utilizado en el mercado y en la
conformación de signos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, haciendo
referencia al producto helado. Asimismo, la denominación D´ITALY evoca a
ITALIA, por lo que un sector importante del público consumidor atribuiría un
determinado origen geográfico a los helados, esto es, que son elaborados en
Italia o que los ingredientes provienen de ese país. En consecuencia, el signo
solicitado contiene una indicación incorrecta acerca del origen de uno de los
productos que pretende distinguir (helados), lo cual incidiría en la decisión de
compra de los consumidores.
(ii) Si bien los signos comparten algunas de sus letras, ello no implica la
confundibilidad de los signos, debiendo precisarse que los elementos
principales (D´ITALY/ DON ITALO) son gráfica y fonéticamente distintos.
Además, poseen un distinto carácter conceptual, debido a que si bien la frase
D´ITALY GELATO no tiene un significado concreto en nuestro idioma, evoca la
idea de helado de Italia, a diferencia de DON ITALO que alude a una persona
adulta de sexo masculino, por lo que su concurrencia en el mercado no
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