Sentencia nº 000275-2003/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 13 de Marzo de 2003
| Fecha de Resolución | 13 de Marzo de 2003 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 132134-2001/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN Nº 0275-2003/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 132134-2001
1-24
ACCIONANTE : BARREDA MOLLER S. CIVIL DE R.L.
EMPLAZADO : ERASMO WONG LU VEGA
Acción de cancelación por falta de uso de un lema comercial – Pruebas de uso
Lima, trece de marzo de dos mil tres
I. ANTECEDENTES
Con fecha 25 de julio del 2001, Barreda Moller S. Civil de R.L. (Perú) solicitó la
cancelación por falta de uso del lema comercial SI LO ENCUENTRA MÁS BARATO,
LE DEVOLVEMOS LA DIFERENCIA (Certificado N° 3198), registrado para usarse
como complemento del nombre comercial METRO y logotipo, registrado bajo
certificado N° 630, para distinguir actividades económicas relacionadas con la venta
de productos de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial. Manifestó que el referido lema
comercial no ha sido utilizado por su titular o por persona autorizada por lo menos
durante los tres años precedentes a la fecha de inicio de la presente acción. Señaló
tener legítimo interés para solicitar la presente cancelación al haber solicitado
mediante expediente N° 131802 el registro del lema comercial TODO CUESTA
MENOS en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, el cual podría ser considerado
confundible con el lema comercial cuya cancelación se pretende.
Con fecha 20 de noviembre del 2001, Erasmo Wong Lu Vega (Perú) absolvió el
traslado de la acción de cancelación interpuesta manifestando lo siguiente:
(i) La accionante tiene intereses vinculados a Supermercados Santa Isabel S.A. al
haberle otorgado por cesión de derechos el registro de cada una de las marcas
PLAZA VEA TODO CUESTA MENOS y logotipo, por lo que el legítimo interés
del accionante sólo constituye el mandato de uno de sus clientes para que
proceda a inscribir el signo distintivo y luego transfiera el mismo al interesado.
Solicitó se proceda a evaluar dicho “ánimo de tráfico comercial” y “vincularlo con
los expedientes de nulidad de registro de la marca PLAZA VEA TODO
CUESTA MENOS y logotipo (Expediente N° 137093-2001) con la finalidad de
emitir una resolución acorde con lo razonable y justo”.
(ii) Dado que es accionista de Hipermercados Metro S.A., le concedió a dicha
empresa el uso de sus signos distintivos (lo cual incluye el uso de sus lemas
comerciales, dado su carácter complementario).
(iii) Hipermercados Metro S.A. ha utilizado el signo distintivo METRO y logotipo en
la comercialización de productos de la clase 33 (sic), en virtud al contrato de
licencia y uso que suscribió con dicha empresa.
(iv) El lema comercial cuya cancelación se pretende, forma parte de la publicidad
que efectúa en volantes para comercializar productos de la clase 3, lo que
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demuestra el uso del referido lema dentro de los tres años anteriores a la
presente acción de cancelación.
Adjuntó copias de diversos documentos a fin de acreditar sus argumentos.
Con fecha 10 de diciembre del 2001, Barreda Moller S. Civil de R.L. manifestó que los
documentos presentados no acreditan el uso del lema comercial en cuestión. Señaló
que, en todo caso, se demuestra que un tercero (Hipermercados Metro S.A.) diferente
al titular del lema comercial cuya cancelación se pretende ha vendido diversos bienes,
sin ser posible determinar a qué clase de la Nomenclatura Oficial corresponden. Indicó
que no es posible transferir ni licenciar un lema comercial sin transferir el nombre
comercial que publicita. Agregó que el afiche presentado no acredita el uso publicitario
del lema comercial en cuestión.
Mediante Resolución N° 15000-2001/OSD-INDECOPI de fecha 28 de diciembre del
2001, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de cancelación
interpuesta. Consideró lo siguiente:
(i) Dado que el artículo 165 de la Decisión 486 establece que “cualquier persona
interesada” puede solicitar la cancelación del registro de una marca (en el
presente caso: lema comercial) y que la empresa accionante ha solicitado el
registro del lema comercial TODO CUESTA MENOS (expediente N° 131802-
2001), dicha empresa tiene interés en la cancelación del registro que es materia
del presente procedimiento, aun cuando haya cedido los derechos expectaticios
derivados de su solicitud de registro de lema comercial.
(ii) El emplazado no ha logrado acreditar el uso del lema comercial SI LO
ENCUENTRA MÁS BARATO, LE DEVOLVEMOS LA DIFERENCIA, para
usarse como complemento del nombre comercial METRO y logotipo en la clase
3 de la Nomenclatura Oficial, debido a lo siguiente:
− Si bien los contratos de licencia de uso de signos distintivos (nombres
comerciales y lemas comerciales) presentados por el emplazado
demuestran que este autorizó a un tercero – Hipermercados Metro S.A.
(antes Hipermercados Chorrillos S.A.) – para que utilice de manera
exclusiva sus signos distintivos (entre ellos el lema comercial cuya
cancelación se pretende, así como el nombre comercial que dicho lema
publicita), dichos documentos no acreditan que la empresa licenciataria
haya utilizado efectivamente el signo en el mercado.
− Las “cintas testigo” de las máquinas registradoras y el acta de constatación
notarial presentadas sólo demuestran la comercialización de productos por
parte de la empresa Hipermercados Metro S.A. sin acreditar el uso del lema
comercial en cuestión, ya que dichos comprobantes no hacen referencia ni
consignan lema alguno que publicite las actividades de comercialización de
productos.
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