Sentencia nº 000281-2003/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 13 de Marzo de 2003
| Fecha de Resolución | 13 de Marzo de 2003 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 132215-2001/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN Nº 0281-2003/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 132215-2001
1-23
ACCIONANTE : BARREDA MOLLER S. CIVIL DE R.L.
EMPLAZADO : ERASMO WONG LU VEGA
Acción de cancelación por falta de uso de un lema comercial – Pruebas de uso
Lima, trece de marzo de dos mil tres
I. ANTECEDENTES
Con fecha 26 de julio del 2001, Barreda Moller S. Civil de R.L. (Perú) solicitó la
cancelación por falta de uso del lema comercial SI LO ENCUENTRA MÁS BARATO,
LE DEVOLVEMOS EL DOBLE DE LA DIFERENCIA (Certificado N° 3155), registrado
para usarse como complemento del nombre comercial METRO y logotipo, registrado
bajo certificado N° 11349, para distinguir actividades económicas relacionadas con la
venta de productos de la clase 33 de la Nomenclatura Oficial. Manifestó que el
referido lema comercial no ha sido utilizado por su titular o por persona autorizada por
lo menos durante los tres años precedentes a la fecha de inicio de la presente acción.
Señaló tener legítimo interés para solicitar la presente cancelación al haber solicitado
mediante expediente N° 131819 el registro del lema comercial TODO CUESTA
MENOS en la clase 33 de la Nomenclatura Oficial, el cual podría ser considerado
confundible con el lema comercial cuya cancelación se pretende.
Con fecha 20 de noviembre del 2001, Erasmo Wong Lu Vega (Perú) absolvió el
traslado de la acción de cancelación interpuesta manifestando lo siguiente:
(i) La accionante tiene intereses vinculados a Supermercados Santa Isabel S.A. al
haberle otorgado por cesión de derechos el registro de cada una de las marcas
PLAZA VEA TODO CUESTA MENOS y logotipo, por lo que el legítimo interés
del accionante sólo constituye el mandato de uno de sus clientes para que
proceda a inscribir el signo distintivo y luego transfiera el mismo al interesado.
Solicitó se proceda a evaluar dicho “ánimo de tráfico comercial” y “vincularlo con
los expedientes de nulidad de registro de la marca PLAZA VEA TODO
CUESTA MENOS y logotipo (Expediente N° 137105-2001) con la finalidad de
emitir una resolución acorde con lo razonable y justo”.
(ii) Dado que es accionista de Hipermercados Metro S.A., le concedió a dicha
empresa el uso de sus signos distintivos (lo cual incluye el uso de sus lemas
comerciales, dado su carácter complementario).
(iii) Hipermercados Metro S.A. ha utilizado el signo distintivo METRO y logotipo en
la comercialización de productos de la clase 33, en virtud al contrato de licencia
y uso que suscribió con dicha empresa.
(iv) El lema comercial cuya cancelación se pretende, forma parte de la publicidad
que efectúa en volantes para comercializar productos de la clase 33, lo que
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demuestra el uso del referido lema dentro de los tres años anteriores a la
presente acción de cancelación.
Adjuntó copias de diversos documentos a fin de acreditar sus argumentos.
Posteriormente, adjuntó nuevas pruebas de uso.
Con fecha 10 de diciembre del 2001, Barreda Moller S. Civil de R.L. manifestó que los
documentos presentados no acreditan el uso del lema comercial en cuestión. Señaló
que, en todo caso, se demuestra que un tercero (Hipermercados Metro S.A.) diferente
al titular del lema comercial cuya cancelación se pretende ha vendido diversos bienes,
sin ser posible determinar a qué clase de la Nomenclatura Oficial corresponden. Indicó
que no es posible transferir ni licenciar un lema comercial sin transferir el nombre
comercial que publicita. Agregó que el afiche presentado no acredita el uso publicitario
del lema comercial en cuestión.
Mediante Resolución N° 15107-2001/OSD-INDECOPI de fecha 28 de diciembre del
2001, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de cancelación
interpuesta. Consideró lo siguiente:
(i) Se ha verificado que si bien en el expediente N° 131819-2001 (referido al
registro del lema comercial TODO CUESTA MENOS) quien figura como
solicitante es Supermercados Santa Isabel S.A., a diferencia de lo que sucede
con la figura de la oposición a un registro, en el caso de la acción de
cancelación, la norma señala que la misma puede ser interpuesta por una
“persona interesada”, no exigiéndose que dicha persona tenga un interés
directo, personal, actual y probado, por lo que resulta innecesario pronunciarse
respecto a la falta de legítimo interés de la accionante, así como respecto a la
supuesta intención de la accionante, de obtener el registro de un signo para
posteriormente transferirlo a un tercero.
(ii) Si bien se ha acreditado que el emplazado licenció el uso del lema comercial
cuya cancelación se pretende y el nombre comercial que publicita a
Hipermercados Metro S.A. y que Hipermercados Chorrillos S.A. y dicha
empresa son la misma persona jurídica, los contratos de licencia presentados
no constituyen por sí solos una prueba de uso de dichos signos.
(iii) Las copias de los comprobantes de pago presentados no acreditan el uso del
lema comercial del emplazado, toda vez que si bien en ellos se verifica la
comercialización de productos de la clase 33 por parte de Hipermercados Metro
S.A., en ellos no se aprecia el lema comercial objeto de la presente acción,
como signo que publicite el nombre comercial METRO y logotipo.
(iv) Los volantes presentados no resultan suficientes para acreditar el uso del lema
cuya cancelación se pretende.
Con fecha 28 de enero del 2002, Erasmo Wong Lu Vega interpuso recurso de
reconsideración adjuntando nueva prueba instrumental a fin de demostrar que se ha
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