Sentencia nº 000335-2002/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 10 de Abril de 2002
| Fecha de Resolución | 10 de Abril de 2002 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 125871-2001/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 335-2002/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 125871-2001
1-16
EMPLAZADA: MANUFACTURAS DE CALZADO GUANTE LIMITADA
DE OFICIO
Nulidad parcial del registro de una marca – Signos descriptivos – Signos
engañosos
Lima, diez de abril de dos mil dos
I. ANTECEDENTES
Con fecha 4 de abril del 2001, la Oficina de Signos Distintivos dispuso el inicio de
oficio de la nulidad del certificado N° 23292, que corresponde a la marca de producto
GUANTE y logotipo. Verificó que Manufacturas de Calzado Guante Limitada (Chile)
es titular de la marca de producto constituida por la denominación GUANTE y
logotipo, para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial. Señaló
que mediante Resolución N° 1063-2000/TPI-INDECOPI, la Sala de Propiedad
Intelectual determinó que la denominación es descriptiva con relación a los
productos a distinguir, dado que informa directamente al público acerca del material
empleado en la fabricación de calzados. En dicha resolución se indicó que existe en
el mercado un tipo de cuero flexible denominado GUANTE, el cual es empleado
generalmente para la confección de mocasines, por lo que dicha Sala dispuso se
inicie la nulidad de oficio de dicha marca.
Con fecha 19 de junio del 2001, Manufacturas de Calzado Guante Limitada absolvió
el traslado de la acción de nulidad manifestando que el registro fue otorgado para
distinguir vestidos, calzado, sombreros y demás productos, con expresa exclusión de
guantes. Señaló que dado que el argumento de la nulidad es que existe un tipo de
cuero conocido como guante, no corresponde anular el registro en cuestión respecto
de sombreros, vestidos y demás que no sean calzados de cuero, tales como lona,
plástico, caucho, nylon y en general toda la gama de insumos distintos al cuero.
Indicó que sólo podrá decretarse la nulidad cuando las circunstancias hubieran
invalidado el registro al momento de su otorgamiento, por lo que se deberá probar
que en diciembre de 1995 (fecha de la concesión del registro) o antes existía en el
mercado peruano un tipo de cuero denominado guante, y si era conocida por el
consumidor medio y por los círculos comerciales pertinentes. Agregó que la marca
en cuestión presenta elementos adicionales a la palabra GUANTE: la escritura
característica de dicha denominación, la etiqueta rectangular cuya base conforma
una línea recortada, la frase IMITADO…..JAMAS IGUALADO, y la combinación de
colores negro, marrón y blanco. Finalmente, indicó que el hecho que un componente
de un producto sea parte del signo no es suficiente para declarar su nulidad, dado
que el producto final es un artículo distinto de los insumos y componentes que lo
conforman. Así, por ejemplo señaló que si bien el plástico es un material utilizado en
muchos artículos, no por ello se va a prohibir la marca PLASTICO para timones,
peines o ceniceros.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 335-2002/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 125871-2001
2-16
Con fecha 20 de julio del 2001, Manufacturas de Calzado Guante Limitada adjuntó
copia simple de los certificados de inscripción de la marca GUANTE que distingue
productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial en Paraguay, Puerto Rico,
República Dominicana, Argentina, Bolivia y México. Asimismo, adjuntó copia simple
del certificado de la marca GUANTE, que distingue productos de la clase 18 de la
Nomenclatura Oficial en Bolivia.
Mediante Resolución Nº 14582-2001/OSD-INDECOPI de fecha 19 de diciembre del
2001, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de nulidad
interpuesta de oficio, en base a los siguientes argumentos:
- Consideró que si bien la marca registrada no está constituida únicamente por la
denominación GUANTE sino también por el tipo de grafía de esta palabra, así
como por la frase IMITADO…. JAMAS IGUALADO, en la combinación de colores
marrón, negro y blanco, y una línea caprichosa simulando un corte de cuero; el
elemento principal está constituido por la denominación GUANTE, dada su
ubicación y el tamaño de las letras, quedando los demás elementos en un plano
secundario.
- Se determinó que la marca GUANTE y logotipo, constituye un signo descriptivo
puesto que informa directamente a los consumidores acerca del material utilizado
para elaborar el calzado, al ser utilizado en nuestro país para designar un tipo de
cuero conocido por ser bastante flexible.
- Verificó que en diversos establecimientos de comercialización de calzado, así
como en Internet, el cuero GUANTE es un término que se usa en la clasificación
de cueros por su textura, es así que GUANTE (softly) es un cuero bovino que no
es muy suave, ni muy rígido, ideal para la línea casual de calzado. Dicho término
es utilizado en el mercado incluso antes de diciembre de 1995, fecha en la que
se concedió el registro.
- En el supuesto negado que los productos que distingue dicha marca no sean
elaborados a base de cuero tipo guante, se trataría de un signo engañoso, dado
que podría inducir a error al público, quienes podrían adquirir dichos productos en
la creencia que éstos tienen una característica que en realidad no poseen.
- En relación a los registros en diferentes países, entre ellos Bolivia, país miembro
de la Comunidad Andina, señaló que ello no es determinante para mantener el
registro en nuestro país, dado que el examen de registrabilidad se realiza
tomando en cuenta no sólo las disposiciones de la Ley, sino también las
características y condiciones del mercado de cada país.
- Finalmente, respecto a la solicitud de la empresa emplazada, de que no afecte la
nulidad a todos los productos que distingue la marca registrada, sino únicamente
a los calzados de cuero; señaló que ello no es posible pues la figura de la nulidad
parcial no se encontraba contemplada dentro del Decreto Ley N° 26017 o de la
Decisión 344, normas en base a las que debe resolverse la presente nulidad de
registro.
Con fecha 18 de enero del 2002, Manufacturas de Calzado Guante Limitada
interpuso recurso de apelación manifestando que si bien las normas aplicables a la
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba