Sentencia nº 001128-2002/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 9 de Diciembre de 2002
| Fecha de Resolución | 9 de Diciembre de 2002 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 9985414-1999/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1128-2002/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 9985414
1-18
SOLICITANTE : TABACALERA S.A.
OPOSITORES : TABACALERA DEL SUR
BATMARK LIMITED
Levantamiento de la suspensión - Riesgo de confusión entre signos que
distinguen productos de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia -
Examen de registrabilidad
Lima, nueve de diciembre de dos mil dos
I. ANTECEDENTES
Con fecha 3 de junio de 1999, Tabacalera S.A. (España) solicitó el registro de la
marca de producto constituida por la denominación SUNSET, en letras
características, dentro de una etiqueta rectangular que presenta una franja oblicua
en cuyo centro se aprecia el diseño de un escudo con tenantes, todo en los colores
rojo, azul, dorado, blanco y negro, conforme al modelo, para distinguir tabacos
(cigarrillos y cigarros puros); artículos para fumadores; cerillas y todos los demás
productos de la clase 34 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 19 de agosto de 1999, Tabacalera del Sur S.A. (Perú) formuló
observación a la solicitud de registro manifestando ser titular en Ecuador de la marca
SUNSET y etiqueta, que distingue productos de la clase 34 de la Nomenclatura
Oficial (certificado Nº DNPI-996-97-MICIP), con la cual el signo solicitado resulta ser
confundible, además de distinguir los mismos productos. Indicó que ambos signos
presentan identidad en el elemento denominativo (SUNSET). Adjuntó copia del
certificado de registro de su marca en Ecuador.
Con fecha 13 de setiembre de 1999, Tabacalera S.A. absolvió el traslado de la
observación formulada por Tabacalera del Sur S.A. manifestando que, si bien la
observante tiene registrada la marca SUNSET y etiqueta en Ecuador desde el 22 de
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abril de 1997, ellos tienen también registrada la misma marca en Bolivia desde el 30
de setiembre de 1994; es decir, con anterioridad a la marca de la observante. Indicó
que siendo su marca más antigua que la de la empresa observante, ésta no puede
aplicar el artículo 93 de la Decisión 344, ya que gozan de un mejor derecho y más
antiguo. En ese sentido, precisó que la marca registrada en Ecuador es nula,
porque al momento de su otorgamiento ya existía previamente registrada su marca.
Manifestó tener legítimo interés y todo el derecho de reivindicar su marca SUNSET
en el Perú. Sin perjuicio de lo anterior, señaló que los signos en conflicto son
distintos, ya que los diagramas o descripciones de elemento en ambos empaques
son diferentes, además de contener el signo solicitado elementos cromáticos, no
presentes en la marca de la observante. Adjuntó copia del certificado de su marca
SUNSET en Bolivia.
Con fecha 26 de agosto de 1999, Batmark Limited (Reino Unido) formuló
observación a la solicitud manifestando ser titular de las marcas MONTANA y
envoltura (certificado N° 33111), MONTANA y etiqueta (certificado N° 48466) y
ETIQUETA RECTANGULAR (certificado N° 3604), que distinguen productos de la
clase 34 de la Nomenclatura Oficial, con las cuales el signo solicitado resulta ser
similar al grado de inducir a confusión al consumidor. Indicó que si bien presentan
denominaciones diferentes, se debe tener en cuenta que ambos contienen etiquetas
similares, ya que la del signo solicitado reproduce parcialmente el diagrama
reivindicado en sus marcas.
Con fecha 13 de setiembre de 1999, Tabacalera S.A. absolvió el traslado de la
observación formulada por Batmark Limited manifestando que existen grandes
diferencias entre los signos en conflicto, lo que impide cualquier posibilidad de
confusión entre ellos. Precisó que presentan elementos denominativos claramente
distinguibles y trapecios irregulares distintos. Indicó que debe tenerse en cuenta que
el diseño trapezoidal o de cuadrilátero con uno de sus lados en diagonal constituye
una forma geométrica comúnmente utilizada en la conformación de diversos signos,
que constituyen además diseños de paquetes de cigarrillos. Citó jurisprudencia que
consideró aplicable al caso de autos.
Con fecha 11 de octubre de 1999, Tabacalera del Sur S.A. presentó un escrito
manifestando que su marca SUNSET y etiqueta registrada en Ecuador fue solicitada
el 30 de setiembre de 1986, es decir, 7 años antes de que la solicitante pida el
registro de la marca SUNSET en Bolivia, por lo que es ésta la que resulta nula.
Con fecha 22 de diciembre de 1999, Tabacalera S.A. señaló que los registros en el
Perú a favor de Tabacalera del Sur S.A. (certificados Nº 53669 y 92001) han sido
cancelados por falta de uso, siendo que la resolución de cancelación ha quedado
consentida.
Con fecha 14 de enero del 2000, Tabacalera del Sur S.A. precisó que su
observación se basó en el registro de la marca SUNSET y etiqueta, inscrita en
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