Sentencia nº 000329-2005/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 29 de Marzo de 2005
| Fecha de Resolución | 29 de Marzo de 2005 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 186822-2003/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0329-2005/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 186822-2003
1-34
ACCIONANTE : ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CÍTRICOS DEL
PERÚ - PROCITRUS
EMPLAZADA : EDGARDO ANDALUZ BOTTGER
Nulidad de registro de marca – Denominaciones descriptivas –
Denominaciones comunes o usuales – Distintividad del signo – Distintividad
adquirida
Lima, veintinueve de marzo del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 31 de julio del 2003, Asociación de Productores de Cítricos del Perú –
PROCITRUS (Perú) solicitó la nulidad del registro de la marca MINNEOLA, inscrita a
favor de Edgardo Andaluz Bottger, bajo certificado N° 82558, para distinguir productos
de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial. Manifestó lo siguiente:
(i) La marca registrada MINNEOLA ha sido otorgada sin considerar que se trata
de una variedad de un cítrico, en particular, del Tangelo, lo que es de
conocimiento del titular de la marca, pues es citricultor y productor de Tangelos
de la zona de Satipo.
(ii) El Tangelo Minneola es una variedad vegetal que se originó en 1931 mediante
el cruce del pomelo Duncan y el mandarino Dancy, obtenido por W.T. Swingle,
T.R. Robinson y E.M. Savage en los Estados Unidos de América. Adjuntó
copias de publicaciones en las que se menciona el origen de la variedad.
(iii) El Tangelo Minneola es un cítrico que se produce y comercializa en el Perú
desde hace varios años, y que desde el 2001 se ha estado exportando con
relativo éxito a exigentes mercados internacionales. A fin de obtener mayor
información y estadísticas se puede consultar en ADUANAS vía
www.aduanet.gob.pe, siendo la partida arancelaria del producto 0805.20.10.00.
(iv) El registro de la marca MINNEOLA constituye un factor de restricción a la libre
comercialización del Tangelo Minneola en el Perú y su potencial exportación a
mercados del exterior.
(v) Fundamentó su oposición en los artículos 181 y siguientes del Decreto
Legislativo 823.
Adjuntó medios probatorios a fin de acreditar lo expuesto.
Con fecha 6 de octubre del 2003, Edgardo Andaluz Bottger (Perú) absolvió el
traslado de la nulidad manifestando lo siguiente:
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Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0329-2005/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 186822-2003
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(i) En la resolución Nº 9164-2002/OSD de fecha 20 de agosto del 2002, se
dispuso otorgar el registro de la marca cuya nulidad se pretende, señalando
que cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 y no se
encuentra comprendida en las prohibiciones señaladas en los artículos 135 y
136 de la mencionada Decisión.
(ii) Su marca registrada no es el nombre de una especie ni un producto genérico,
por el contrario, se trata de una marca distintiva que ha sido utilizada desde
hace dos décadas por su familia y comercializada como un producto
ecológico, a través de puntos de venta y distribución en la ciudad de Lima.
(iii) Su familia viene produciendo naranjas y tangelos desde hace más de 30
años, y gracias al apoyo norteamericano del Centro Experimental de la
Universidad de Florida se extrajeron yemas de Tangelo, las cuales se
injertaron con limón rugoso, cruce que sumado al abono orgánico dio como
resultado una cosecha de alta calidad ecológica, decidiendo distinguir el
producto con el nombre MINNEOLA, que proviene de pueblos en los Estados
de Florida, Kansas y California en los Estados Unidos de América. Además,
existen con el mismo nombre hoteles, hospitales, lagos, establecimientos de
alquiler de automóviles, etc.
(iv) La accionante, a través de su Boletín Institucional Nº 14, agosto de 1999,
reconoce que MINNEOLA proviene de la ceja de selva central.
(v) La accionante pretende sorprender a la autoridad administrativa con la
explicación del cruzamiento de la Tangerina Dancy y el “mandarino “Dancy”
debiendo decir éste último “Pomelo Dunkan”, ya que de la real combinación
se aprecia que si se sacan las primeras letras de “tangerina” (tang) y le
añaden las últimas letras de pomelo (elo) se obtiene la palabra Tangelo y no
MINNEOLA.
(vi) Lo anterior se ve corroborado por la información proporcionada por la
Universidad de Florida, que reconoce que la variedad del cítrico es Tangelo y
no MINNEOLA, con lo cual se demuestra que la solicitud de nulidad carece de
sustento técnico y científico.
(vii) La accionante reconoce la venta al mercado internacional del producto
MINNEOLA, lo cual evidencia la actividad comercial realizada como
consecuencia del uso inconsulto y desautorizado de una marca ajena.
(viii) Si su registro colisionaba con un derecho de tercero, por qué no se presentó
una solicitud de oposición, y la acción de nulidad se origina como
consecuencia de una denuncia que formuló en contra de una empresa
asociada a la accionante, con la intención de eludir responsabilidad por el uso
indebido con una maniobra dilatoria, luego de vencido el calendario
exportable y obtenido el usufructo económico de la marca.
(ix) El 3 de julio del 2003 interpuso una denuncia en contra de Prolan
Procesadora Laran S.A.C. por el uso de marca ajena, procedimiento que se
encuentra pendiente de resolución.
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(x) El registro de la marca MINNEOLA responde al ejercicio de un derecho en
cumplimiento de las normas vigentes, y al amparo de la Decisión 486 que
protege una marca inscrita frente a terceros y de ningún modo constituye un
factor de restricción de la comercialización de tangelo MINNEOLA en el Perú.
Adjuntó medios probatorios para acreditar lo expuesto.
Mediante Oficio N° 674-2003/OSD-INDECOPI de fecha 27 de octubre del 2003, la
Oficina de Signos Distintivos solicitó al Instituto de Investigación Agraria – INIA le
brinde información sobre si el término MINNEOLA constituye una variedad o calidad
de cítrico, toda vez que dicha información resulta necesaria a fin de resolver el
presente expediente, en el cual se debe evaluar la relación existente entre dicha
información y la marca de producto MINNEOLA.
Mediante Oficio N° 671-2003/OSD-INDECOPI de fecha 23 de octubre del 2003, la
Oficina de Signos Distintivos solicitó a la Dirección General de Información Agraria
del Ministerio de Agricultura le brinde información sobre si el término MINNEOLA,
constituye una variedad o calidad de cítrico, toda vez que dicha información resulta
necesaria a fin de resolver el presente expediente.
Con fecha 12 de noviembre del 2003, Asociación de Productores de Cítricos del Perú
– PROCITRUS presentó información científica, comercial y estadística relativa a la
variedad MINNEOLA.
Con fecha 2 de diciembre del 2003, Edgardo Andaluz Bottger adjuntó medios
probatorios.
Mediante Oficio N° 2256-2003-AG-DGIA/N° 089 DAD de fecha 11 de noviembre del
2003, emitido como respuesta al Oficio Nº 671-2003/OSD-INDECOPI, la Dirección
General de Información Agraria señaló que el término MINNEOLA es utilizado para
identificar una variedad de Tangelo, el cual es un cítrico híbrido. Asimismo, indicó que
según la Universidad de Florida, la denominación Tangelo Minneola que se utilliza
para identificar este híbrido en diversas fuentes de información taxónomica, se origina
en 1931 en una estación de investigación del USDA – Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos, ubicada en Orlando, Florida. Agregó que MINNEOLA es el
nombre de un poblado ubicado al oeste de Orlando de donde, al parecer, toma su
denominación este cultivar. Adjuntó la hoja HS-171 del IFAS- Institute of Food and
Agricultural Sciencies de la Universidad de Florida.
Mediante Resolución N° 959-2004/OSD-INDECOPI de fecha 29 de enero del 2004,
la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de nulidad. Consideró lo
siguiente:
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