Sentencia nº 000695-2004/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 10 de Agosto de 2004
| Fecha de Resolución | 10 de Agosto de 2004 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 166252-2002/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0695-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 166252-2002
1-17
SOLICITANTE : CONFITES ECUATORIANOS C.A. - CONFITECA
Solicitud de renovación de registro de nombre comercial - Pruebas de uso del
nombre comercial – Uso del nombre comercial con variaciones – Pruebas
producidas fuera del plazo de vigencia del nombre comercial
Lima, diez de agosto del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 8 de noviembre del 2002, Confites Ecuatorianos C.A. Confiteca (Ecuador)
solicitó la renovación del registro del nombre comercial CONFITECA, registrado en
la clase 30 de la Nomenclatura Oficial bajo certificado N° 11023, vigente hasta el 8
de mayo del 2002.
Con fecha 19 de noviembre del 2002, Confites Ecuatorianos C.A. Confiteca
acompañó varios documentos como prueba de uso de su nombre comercial.
Mediante proveídos de fechas 7 y 20 de marzo del 2003, la Oficina de Signos
Distintivos ordenó que la solicitante cumpla con presentar, dentro del plazo
improrrogable de 60 días calendario, declaración jurada señalando la fecha de
primer uso del nombre comercial y acreditar el uso actual del nombre comercial
conforme fue registrado, respecto de cada una de las actividades que distingue,
respectivamente.
Con fecha 2 de junio del 2003, Confites Ecuatorianos C.A. - Confiteca, presentó
declaración jurada de que la fecha de primer uso del nombre comercial CONFITECA
en el Perú fue el 1° de noviembre de 1991. Señaló que adjunta medios probatorios
para acreditar el uso actual del nombre comercial respecto a cada una de las
actividades que distingue.
Con fecha 1° de agosto del 2003, Confites Ecuatorianos C.A. - Confiteca, manifestó
lo siguiente:
(i) El artículo 198 de la Decisión 486 señala que las oficinas nacionales podrán
exigir prueba de uso conforme a sus normas nacionales.
(ii) La prueba de uso ha sido incorporada en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) del Indecopi, el cual no regula la forma de acreditar el
uso, limitándose a exigirlo.
(iii) Dado que la prueba de uso del nombre comercial no está regulada en una
norma nacional como lo establece la Decisión 486, este requisito no puede
ser exigido para la renovación de un nombre comercial.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
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EXPEDIENTE N° 166252-2002
2-17
(iv) Sin perjuicio de lo expuesto, presentó correspondencia y facturas emitidas en
Ecuador que fueron dirigidas y recepcionadas por destinatarios ubicados en el
Perú, relativas a actividades empresariales contenidas en la clase 30 de la
Nomenclatura Oficial, lo que verifica el uso y conocimiento del referido
nombre comercial dentro del territorio peruano. Sin embargo, la Oficina de
Signos Distintivos no las estaría considerando como elementos probatorios
por el hecho que fueron emitidas en el Ecuador, aun cuando tuvieran
destinatarios ubicados en el Perú. De esta manera, la Oficina de Signos
Distintivos está instituyendo nuevos requisitos y limita la protección del
nombre comercial extranjero usado y conocido en el Perú, condicionando la
protección del nombre comercial a la tenencia de un establecimiento
empresarial en el Perú.
(v) Debe tenerse en cuenta que, tratándose de nombres comerciales extranjeros,
la documentación sustentatoria reflejará muchas veces una operación
internacional, la cual se concreta con el solo contrato comercial con el agente
económico ubicado en dicho territorio, ya sea a escala mayorista o minorista,
no siendo exigible por norma alguna la verificación de ventas o similares.
(vi) El uso de nombre comercial no está referido necesariamente a la realización
de ventas sino a su aprovechamiento comercial en el sentido más amplio; es
decir, a la publicidad, al intercambio de correspondencia, a la venta, etc.
(vii) El uso exigido para el mantenimiento del derecho de marca no es el mismo
que para el nombre comercial, no siendo posible aplicar por analogía a los
nombres comerciales el artículo 165 de la Decisión 486, toda vez que las
marcas y los nombres comerciales son figuras autónomas, de ahí que sólo se
remita de manera restrictiva a las normas de marcas para regular aspectos
relativos al nombre comercial.
(viii) En la medida que se pruebe el conocimiento del nombre comercial por uno o
más agentes del mercado en el territorio o país, se habrá cumplido con el
requisito de uso para esa área geográfica, toda vez que no existe norma
alguna que exija la culminación de una operación comercial, sino tan sólo el
uso del signo, es decir, la puesta en el comercio.
(ix) El ámbito espacial de influencia económica efectiva del nombre comercial
dependerá de la naturaleza y del grado de difusión de éste, por lo que,
cuando se trata de actividades comerciales de venta o prestación de
servicios, donde lo que se difunde es la actividad empresarial, el nombre
comercial puede trascender el ámbito local, regional e inclusive nacional,
dependiendo del grado de expansión del mismo en el mercado.
(x) En el caso de renovación de nombre comercial, la legislación aplicable exige
que éste sea conocido en el país, no en todo el país ni en un territorio
particular, siendo suficiente que se verifique el uso o conocimiento al menos
por un agente ubicado en el país en el cual se desea usar el signo.
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