Sentencia nº 001101-2002/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 2 de Diciembre de 2002
| Fecha de Resolución | 2 de Diciembre de 2002 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 9981872-1999/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1101-2002/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 9981872
1-18
ACCIONANTE : ANGLO AMERICAN TRADING CO. S.A.
EMPLAZADA : FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A.
Cancelación por falta de uso de una marca figurativa
Lima, dos de diciembre de dos mil dos
I. ANTECEDENTES
Con fecha 31 de marzo de 1999, Anglo American Trading Co. S.A. (Perú) solicitó la
cancelación por falta de uso de la marca de producto constituida por el diseño de
una frazada (debió decir la figura de cuatro tigres y logotipo), registrada a favor de
Fábrica de Tejidos Santa Catalina S.A. bajo certificado N° 11444 en la clase 24 de la
Nomenclatura Oficial. Señaló que dicha marca no ha sido utilizada por su titular ni
por terceros autorizados en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú o Venezuela, durante
los tres años precedentes a la interposición de la presente acción.
Con fecha 2 de agosto de 1999, Fábrica de Tejidos Santa Catalina S.A. (Perú)
absolvió el traslado de la acción de cancelación acompañando diversos documentos,
tales como facturas y catálogos para acreditar el uso de la marca cuya cancelación
se pretende, la cual según manifiesta, es conocida como el producto FRAZADA
TIGRE.
Con fecha 19 de agosto de 1999, Anglo American Trading Co. S.A. manifestó que
las pruebas presentadas por la emplazada no demuestran el uso de la marca cuya
cancelación se pretende, ya que ésta es utilizada como diseño industrial y no como
marca. Indicó que la marca que aparece en la etiqueta que presentan los productos
(frazadas), así como en su envase, es SANTA CATALINA y figura de una llama, y
que la referencia FRAZADA TIGRE que aparece en las facturas y boletas de venta,
alude al tipo de producto que vende y su diseño y no a la marca que lo distingue,
conforme se puede apreciar en las muestras físicas que adjunta. Señaló que las
facturas presentadas podrían en todo caso acreditar el uso de la marca TIGRE,
registrada a nombre de la emplazada bajo certificado N° 26298. Citó jurisprudencia
que consideró aplicable al caso.
Con fecha 13 de octubre de 1999, Fábrica de Tejidos Santa Catalina S.A. manifestó
que, cuando se solicitó el registro del signo materia de la presente acción, las
empresas observantes alegaron que éste se trataba de un diseño industrial; sin
embargo, la inscripción del mismo se hizo como marca de producto. Señaló que
siendo el signo materia de la presente acción un signo figurativo, se tiene que tomar
como referencia de reconocimiento del producto a la figura más resaltante, que es el
tigre. Adjuntó diversas pruebas a fin de acreditar el uso de la marca cuya
cancelación se pretende, así como su trascendencia internacional.
Con fecha 27 de octubre de 1999, Anglo American Trading Co. S.A. manifestó que
los documentos adjuntados por la emplazada ratifican que las frazadas están
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EXPEDIENTE N° 9981872
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identificadas con la marca SANTA CATALINA y no con la registrada bajo certificado
N° 11444.
Con fecha 9 de noviembre de 1999, Fábrica de Tejidos Santa Catalina S.A. solicitó
a la Oficina de Signos Distintivos una visita inspectiva a su centro de producción
fabril, para que se constate que el tipo de frazada al cual se refieren sus facturas
como TIGRE es la misma marca figurativa registrada bajo el certificado N° 25543
(debió decir N° 11444). Posteriormente, adjuntó pruebas consistentes en facturas y
una muestra física de una frazada.
Mediante proveído de fecha 10 de noviembre de 1999, la Oficina de Signos
Distintivos declaró no ha lugar a la diligencia solicitada, toda vez que la misma no
resultaba necesaria a efectos de emitir un pronunciamiento respecto de la materia
controvertida en el presente expediente.
Con fecha 22 de febrero del 2001, Fábrica de Tejidos Santa Catalina S.A. adjuntó
copia de resoluciones emitidas por el Poder Judicial, en las cuales se señala que sus
marcas registradas bajo certificados N°s 11444 y 25543 no son signos de uso
común ni constituyen un diseño industrial. Asimismo, adjuntó jurisprudencia que
consideró aplicable al presente caso. Posteriormente, señaló ser titular del
Certificado N° 222-D, otorgado por la Biblioteca Nacional en el año 1969. Acompañó
diversas facturas, en las que se hace alusión a FRAZADAS TIGRE COLOR, las
cuales –según precisó– identifican su marca registrada bajo certificado N° 11444,
puesto que aquéllas que no tienen el indicativo de COLOR se refieren a la marca
registrada bajo certificado N° 25443.
Con fecha 27 de setiembre del 2001, Anglo American Trading Co. S.A. manifestó
que mediante Resolución N° 1229-2001/TPI-INDECOPI de fecha 7 de setiembre del
2001 –la cual adjuntó– la Sala de Propiedad Intelectual ha resuelto la acción de
cancelación de la marca registrada bajo certificado N° 25443, por lo que debe
tenerse en cuenta al momento de resolver el presente caso.
Con fecha 27 de noviembre del 2001, Fábrica de Tejidos Santa Catalina S.A.
manifestó que la marca registrada bajo certificado N° 25443 no es exactamente la
misma que la del certificado N° 11444, lo cual debe tenerse en cuenta al momento
de resolver el presente caso.
Mediante Resolución N° 15140-2001/OSD-INDECOPI de fecha 28 de diciembre del
2001, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de cancelación
interpuesta. Consideró lo siguiente:
(i) La expresión "Frazadas Tigre", que se consigna en las facturas presentadas
por la emplazada, no prueba el uso como marca del “diseño de tigres” que
constituye la marca cuya cancelación se pretende, pues bien podría referirse
a otra marca compuesta por una figura de tigre distinta de aquélla materia de
análisis.
(ii) Las frazadas presentadas acreditan que el “diseño de tigres” que en éstas se
aprecia es un modelo de dichos productos y no la marca que las identifica, la
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