Sentencia nº 000132-2001/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 7 de Marzo de 2001
| Fecha de Resolución | 7 de Marzo de 2001 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 9868298-1998/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 132-2001/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 9868298
1-20
ACCIONANTE : ZHEJIANG LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS IMPORT
& EXPORT CORPORATION
EMPLAZADO : FRANCISCO VALDEZ MALPARTIDA
Nulidad de registro de marca - Mala fe al solicitar el registro de la marca
materia de la nulidad
Lima, siete de marzo de dos mil uno
I. ANTECEDENTES
Con fecha 12 de agosto de 1998, Zhejiang Light Industrial Products Import & Export
Corporation (China) solicitó la nulidad del certificado Nº 20368 correspondiente al
registro de la marca TUN HUANG y envase otorgado a favor de Francisco Valdez
Malpartida, en la clase 16 de la Nomenclatura Oficial. Manifestó ser titular en su país
de origen de la marca TUN HUANG y etiqueta que distingue principalmente naipes
de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, la misma que goza de la calidad de
notoriamente conocida y se encuentra registrada en diversos países del mundo.
Indicó que sus productos fueron comercializados alrededor del mundo, así como en
Latinoamérica y el Perú con anterioridad a la presentación de la solicitud de la marca
cuya nulidad se pretende. Precisó que Francisco Valdez Malpartida solicitó el
registro de la marca TUN HUANG y envase con pleno conocimiento de la fama y
notoriedad de su marca TUN HUANG y etiqueta, procediendo de mala fe. Señaló
que al solicitar la marca materia de la presente nulidad, el emplazado sólo fotocopió
el envase de los naipes que su empresa fabrica, procediendo a borrar algunas frases
y letras chinas. Indicó que Francisco Valdez Malpartida, procediendo de manera
sistemática y mal intencionada, ha registrado como si fueran de su propiedad otros
signos distintivos que la accionante utiliza en sus naipes, en registros tales como:
TUN HUAN y diseño (certificado Nº 34568), ORIGINAL TUN HUANG y envase
(certificado Nº 37576), TUN HUANG 737 y envase (certificado Nº 16809), 737
(expediente Nº 27619) y FUN HUAN y figura (expediente Nº 25857). Fundamentó la
presente acción en lo dispuesto en los artículos 83 inciso a) y 113 incisos a) y c) de
la Decisión 344. Finalmente, adjuntó diversos documentos en calidad de prueba a fin
de acreditar la mala fe del emplazado.
Con fecha 22 de octubre de 1998, Francisco Valdez Malpartida absolvió el traslado
de la nulidad manifestando que el certificado de propiedad que presentó la
accionante en su solicitud de nulidad no cuenta con la traducción correspondiente,
además de haber sido emitido por la Administración para la Industria y Comercio de
la República Popular China y no por el organismo que emite los registros marcarios
en la República Popular China, que es la Patent Office of the People’s Republic of
China u Oficina de Patentes de la República Popular China, conforme se indica en el
Directorio de las Oficinas Regionales y Nacionales de Propiedad Industrial, publicado
por la OMPI en diciembre de 1991. Indicó que el certificado Nº 76515 está a nombre
de China National Light Industrial Products Import & Export Corp. Shangai Branch,
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distinta a Zhejiang Light Industrial Products Import & Export Corporation, por lo que
el certificado carece de la validez respectiva, en tanto no se pruebe lo contrario.
Manifestó que el hecho que la accionante cuente con la titularidad de la marca TUN
HUANG en algunos países no le da derecho alguno. Así, precisó que en el caso del
registro de la denominación TUN HUANG y etiqueta en el Ecuador, la descripción de
la marca dice TUN HUANG WITH CHINESE CHARACTERS & DEVICE,
desconociéndose la presentación de la misma, por lo que de aceptarse como válido
dicho registro, no le daría derecho a solicitar la nulidad de la marca en nuestro país,
ya que no sería el primer caso de registros similares o idénticos inscritos a favor de
diferentes titulares que coexistan en países del Grupo Andino. Señaló que las
facturas presentadas por Zhejiang Light Industrial Products Import & Export
Corporation han sido emitidas por una persona diferente a la titular de la marca, lo
que cuestiona la validez de los mencionados documentos. Además, agregó que
corresponden a fechas posteriores al registro de la marca TUN HUANG en el Perú.
Indicó que la marca de la accionante no reúne los requisitos para considerarse como
notoria y que el hecho que su empaque es característico y único no es cierto, puesto
que posee grafías chinas que son de uso común en el mercado. Acompañó copia de
diversos envases que poseen características similares a las mencionadas y diversa
documentación a fin de sustentar sus argumentos.
Con fecha 19 de noviembre de 1998, Zhejiang Light Industrial Products Import &
Export Corporation señaló que el emplazado con las fotocopias de diversos
empaques de naipes chinos no sólo ha probado que todos los naipes hechos en
China llevan colores y grafías chinas sino también que tenía conocimiento de la
existencia de su marca y del mercado chino de barajas. Reiteró ser titular de la
marca TUN HUANG y envase en la República Popular China, en Ecuador y en
diversos países, según los certificados presentados con anterioridad. Indicó haber
acreditado la comercialización de productos con la marca base de la nulidad en
diversos países de Sudamérica incluyendo el Perú.
Con fecha 8 de febrero de 1999, Francisco Valdez Malpartida manifestó que los
certificados de propiedad (certificado de la República China, Sri Lanka, etc.)
presentados por la accionante deben ser declarados inválidos por carecer de las
legalizaciones pertinentes, así como el documento presentado a favor de
Importaciones y Exportaciones Perú Super Star S.R.L. por ser ilegible. Señaló que el
documento a nombre de Jorge Peralta (foja 30) no es una factura sino una
cotización. Asimismo, cuestionó la factura a nombre de Comercial Fátima de fecha
18 de abril de 1994, ya que no se adjuntó la póliza de importación del caso.
Con fecha 19 de febrero de 1999, Zhejiang Light Industrial Products Import & Export
Corporation manifestó haber presentado la traducción de un Sales Confirmation
(confirmación de venta) a la empresa Jorge A. Peralta S.A. en el Perú por la venta
de naipes de la marca TUN HUANG por un total de US$ 7,500 dólares. Con relación
a la factura expedida a favor de Comercial Fátima manifestó que el mérito de la
factura es independiente de la póliza de importación. Respecto a la factura expedida
a favor de Importaciones y Exportaciones Perú Super Star S.R.L. señaló que dicho
documento es plenamente legible y que acredita la venta de naipes de marca TUN
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