Sentencia nº 000136-2001/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 7 de Marzo de 2001
| Fecha de Resolución | 7 de Marzo de 2001 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 9750713-1997/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 136-2001/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 9750713
1-22
ACCIONANTE : ZHEJIANG LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS
IMPORT & EXPORT CORPORATION
EMPLAZADO : FRANCISCO VALDEZ MALPARTIDA
Nulidad de registro de marca - Mala fe al solicitar el registro de la marca
materia de la nulidad
Lima, siete de marzo de dos mil uno
I. ANTECEDENTES
Con fecha 24 de octubre de 1997, Zhejiang Light Industrial Products Import & Export
Corporation (China) representada por la empresa Import Export Perú Super Star
S.R.Ltda. solicitó la nulidad de los siguientes certificados:
− N° 16809 correspondiente a la marca denominativa TUN HUANG 737
− N° 20368 correspondiente a la marca mixta TUN HUANG
− N° 34507 correspondiente a la marca mixta TUN HUAN ONE
− N° 34568 correspondiente a la marca mixta TUN HUAN
− N° 37576 correspondiente a la marca mixta TUN HUANG
Precisó que dichos certificados corresponden a diversas marcas registradas a favor
de Francisco Valdez Malpartida en la clase 16 de la Nomenclatura Oficial. Manifestó
ser titular en China de la marca de producto TUN HUANG y su distintivo en forma de
dos círculos que asemejan laureles de triunfo, el exterior blanco y el interior
conformado con figuras estilizadas chinas, que distingue productos de la clase 16 de
la Nomenclatura Oficial, bajo certificado vigente desde el 27 de setiembre de 1978,
renovada hasta el 28 de febrero del año 2003. Señaló haber otorgado poder a Import
Export Perú Super Star S.R.Ltda. para defender y registrar su marca notoria TUN
HUANG. Sostuvo que los juegos de cartas o casinos TUN HUANG son conocidos y
comercializados no sólo en el Perú sino también en todos los países del Pacto
Andino y del mundo a través de diversos importadores y distribuidores, por lo que el
signo que los distingue constituye una marca notoriamente conocida, debido a la
extensión de su conocimiento, su antigüedad y su uso constante. Por lo anterior,
invocó la aplicación del literal a) del artículo 181 del Decreto Legislativo 823, puesto
que el registro de las marcas en cuestión fue otorgado en contravención de lo
dispuesto por el artículo 130 inciso e) de la norma citada. Indicó que su producto es
exportado vía Hong Kong y Singapur a muchos países del mundo entre los que se
encuentra el Perú a quien exporta un promedio anual de US $ 600 000 (seiscientos
mil dólares americanos) en juegos de cartas TUN HUANG. En tal sentido, consideró
que el emplazado tenía conocimiento - al momento de solicitar el registro de la
marca TUN HUANG - de que las marcas materia de la presente acción pertenecían
a un tercero. Invocó el artículo 6 bis del Convenio de París, el artículo 83 inciso e) de
la Decisión 344 concordado con el artículo 130 inciso e) del Decreto Legislativo 823.
Asimismo, adujo que los registros de las marcas cuya nulidad se solicita se
encuentran incursos en la causal de nulidad prevista en el artículo 113 inciso c) de la
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Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
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Decisión 344 concordado con el artículo 181 inciso c) del Decreto Legislativo 823
debido a que fueron obtenidos de mala fe. Precisó que el registro de las marcas
cuya nulidad se solicita fueron obtenidos por quien, además de ser usuario del titular
de una marca registrada en el extranjero, desarrolla como actividad habitual el
registro de marcas para su comercialización, por lo que conforme a lo establecido en
el artículo 181 literal c), numerales 1 y 2 del Decreto Legislativo 823 se deberá
acceder a la nulidad solicitada. Adjuntó diversos documentos a efectos de acreditar
sus afirmaciones.
Mediante proveído de fecha 4 de noviembre de 1997, la Oficina de Signos Distintivos
solicitó a Zhejiang Light Industrial Products Import & Export Corporation que
especifique cuál de los registros de las marcas señaladas en su solicitud es objeto
de la acción de nulidad interpuesta, toda vez que de conformidad con el artículo 142
del Decreto Legislativo 823 sólo es factible la tramitación de una acción de nulidad
por expediente.
Con fecha 5 de diciembre de 1997, Zhejiang Light Industrial Products Import &
Export Corporation precisó que la marca objeto de la acción de nulidad interpuesta
es aquélla registrada bajo certificado N° 16809 (TUN HUANG 737).
Mediante proveído de fecha 9 de diciembre de 1997, la Oficina de Signos Distintivos
requirió a Import Export Perú Super Star S.R.Ltda. que acredite las facultades de
representación otorgadas a su favor por Zhejiang Light Industrial Products Import &
Export Corporation para la tramitación del presente proceso. Posteriormente,
mediante proveído de fecha 29 de diciembre de 1997, se reiteró el mandato en el
sentido de que la accionante cumpla con presentar el documento de otorgamiento de
poder con la secuencia de legalizaciones respectiva.
Con fecha 20 de enero de 1998, Zhejiang Light Industrial Products Import & Export
Corporation presentó la traducción de la carta poder (fojas 117) otorgada a favor de
Import Export Perú Super Star S.R.Ltda. con la secuencia de legalizaciones
correspondiente.
Mediante proveído de fecha 21 de enero de 1998, la Oficina de Signos Distintivos
tuvo por cumplido el mandato y corrió traslado de la acción de nulidad interpuesta.
Con fecha 4 de marzo de 1998, Francisco Valdez Malpartida absolvió el traslado de
la acción de nulidad interpuesta. Manifestó que la accionante no ha acreditado ser
titular de la marca TUN HUANG en China ni que dicho signo sea notoriamente
conocido. Adujo que, en aplicación del concepto de globalización de las economías
del mundo, existe la figura por la que muchos titulares de marcas sólo comercializan
sus productos, encargando la fabricación de los mismos a terceros, por razones de
estrategia, de costo, de calidad, etc. Por lo anterior, consideró que no existe
obligación de que un producto sea fabricado por el titular de la marca que lo
distingue. Argumentó que no se ha sustentado la mala fe en la obtención del registro
en cuestión. Asimismo, señaló que el Convenio de París no es aplicable al presente
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