Sentencia nº 001396-2009/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 1 de Junio de 2009
| Fecha de Resolución | 1 de Junio de 2009 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 280019-2006/DSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1396-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 280019-2006
1-29
ACCIONANTE : LIOFILIZADORA DEL PACÍFICO S.R.L.
EMPLAZADA : JAVIER LEÓN EYZAGUIRRE
Acción de cancelación por falta de uso – Pruebas de uso – Uso no
autorizado de la marca previamente sancionado en una acción por
infracción
Lima, uno de junio de dos mil nueve.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 2 de junio de 2006, Liofilizadora del Pacífico S.R.L. (Perú) solicitó la
cancelación por falta de uso de las marcas de producto MANAXX, MANAXX
CAPS, MANAXX FORTE y MANAXXPLUS, registradas bajo Certificados N°
16156, 22099, 16581 y 16580, en la clase 5 de la Nomenclatura Oficial a favor
de Javier León Eyzaguirre. Manifestó que las marcas en cuestión no han sido
utilizadas por su titular ni por licenciatario alguno durante los 3 años
consecutivos precedentes a la presente acción. Señaló que su empresa tiene
legítimo interés en la interposición de la presente acción, toda vez que hace
muchos años viene utilizando, produciendo y comercializando el signo
constituido por la denominación MANAXX escrita en letras características,
siendo la segunda X de color verde y el resto de la palabra de color
anaranjado, acompañado en la parte inferior de la frase EXTRACTO
LIOFILIZADO DE UÑA DE GATO, denominación que se ha impuesto en el
mercado por los productos que identifica y por el material publicitario que su
empresa propala para su correspondiente distribución y expendio. Precisó que
incluso el titular de las marcas registradas ya le ha interpuesto acción por
infracción ocasionándole graves perjuicios, no obstante tratarse de marcas que
su titular nunca posicionó en el mercado. Adjuntó documentos a fin de acreditar
sus argumentos.
Mediante proveído de fecha 26 de junio de 2006, la Oficina de Signos
Distintivos dejó constancia que la presente cancelación se tramitaría para el
Certificado N° 16156, correspondiente a la marca MANAXX, para distinguir
productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 18 de julio de 2006, Javier León Eyzaguirre (Perú) absolvió el
traslado de la acción de cancelación interpuesta manifestando que su marca se
viene usando en el mercado peruano de manera intensiva. Señaló que la
propia accionante ha manifestado que viene usando hace años la marca
MANAXX, con lo cual se encuentra probado en forma fehaciente el uso de su
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marca registrada. Indicó que la accionante pretende cuestionar el uso de su
marca no obstante que si en el pasado la denunciada (entiéndase: accionante)
ha venido utilizando su marca registrada ha sido porque se lo autorizó y
permitió en su condición, en ese entonces, de socio mayoritario y representante
legal de dicha empresa, pero que actualmente ha sido despojado (por temas
que se están cuestionando en el Poder Judicial) del control absoluto de su
empresa (Liofilizadora del Pacífico S.R.L.) mas no de la titularidad de su marca,
la cual le pertenece. Precisó que en la condición de socio mayoritario y con
pleno y amplio poder de decisión sobre el destino de la empresa, en el pasado
y hasta el mes de setiembre de 2005 ha venido aprobando las gestiones
anuales de dicha empresa y sus estados financieros y, por ende, consintió el
uso de su marca registrada para beneficio de la empresa, lo cual ocurrió en el
pasado, pero en la actualidad las circunstancias han cambiado porque desde
que ha sido despojado del control de la empresa no ha autorizado ni avalado el
uso de su marca por parte de Liofilizadora del Pacífico S.R.L. Adjuntó
documentos a fin de acreditar sus argumentos. Agregó que, si la autoridad lo
considera necesario, puede requerir formalmente a la empresa Liofilizadora del
Pacífico S.R.L. para que cumpla con exhibir las facturas emitidas en los tres
años anteriores a la fecha de la presente solicitud en las que conste la
comercialización del producto MANAXX, debiendo tenerse en cuenta que al
tratarse de documentos que obran en poder de la propia accionante, es ella la
que los tiene que presentar. Solicitó la acumulación
1
del presente expediente al
Expediente N° 274301-2006 sobre acción por infracción.
Mediante Resolución N° 17923-2006/OSD-INDECOPI de fecha 27 de octubre
de 2006, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de
cancelación interpuesta. La Oficina consideró lo siguiente:
(i) El emplazado no ha presentado medio probatorio alguno tendiente a
acreditar el uso de la marca MANAXX y logotipo en la forma establecida
por la legislación vigente.
(ii) Si bien de la revisión del Expediente N° 274301-2006, correspondiente
a la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial
interpuesta por Javier León Eyzaguirre contra Liofilizadora del Pacífico
S.R.L., se ha verificado que efectivamente dicha empresa utiliza la
marca MANAXX y logotipo, para identificar productos de la clase 5 de la
Nomenclatura Oficial, dicho uso no resulta válido para impedir la
cancelación del registro de la referida marca, dado que el uso de la
marca debe ser realizado por el titular o por una persona autorizada por
el titular para tales propósitos, no resultando un uso válido el efectuado
por la empresa Liofilizadora del Pacífico S.R.L. en tanto se trata de un
1
La solicitud de acumulación fue declarada no ha lugar por parte de l a Oficina de Signos Distintivos
mediante proveído de fecha 18 de julio de 2006.
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