Sentencia nº 001900-2008/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 5 de Agosto de 2008
| Fecha de Resolución | 5 de Agosto de 2008 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 261761-2005/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1900-2008/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 261761-2005
1-32
SOLICITANTE : SONS OF THE DESERT S.L.
OPOSITORA : HERBERT NEUMANN
Mala fe al momento de presentar una solicitud de registro: No acreditada -
Notoriedad de una marca: No acreditada.
Lima, cinco de agosto de dos mil ocho.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 28 de noviembre de 2005, Sons of the Desert S.L. (España) solicitó el
registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la
denominación EL NIÑO TARIFA escrita en letras características sobre la cual
aparece la figura característica de un muñeco sentado; conforme al modelo, para
distinguir cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no
comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas,
sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería, de la clase 18 de la Nomenclatura
Oficial.
Con fecha 23 de febrero de 2006, Herbert Neumann (Austria) formuló oposición
manifestando lo siguiente:
(i) El signo solicitado es idéntico a las marcas que tiene registradas a su
favor junto con el señor Andoni Galdeano Del Sel en España.
(ii) Sin embargo, dicha similitud no es casual, dado que el principal accionista
y único administrador de la empresa solicitante es el señor Galdeano Del
Sel.
(iii) La distribución y el diseño del signo solicitado es exactamente igual a la
de sus marcas EL NIÑO – SWEET WEAR y EL NIÑO – LUCKY CHARM
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TARIFA, en particular en lo que respecta al logo del muñeco característico
y a la denominación EL NIÑO.
(iv) Ambas marcas están registradas ante la Oficina Española de Patentes y
Marcas en la clase 25 desde 1999 (Registros Nº 2.140.97 y 20190.148). Y
la marca EL NIÑO – LUCKY CHARM TARIFA está registrada a nivel
comunitario en la Unión Europea ante la Oficina de Armonización del
Mercado Interior en las clases 25, 28 y 32 (registro Nº 1078260).
(v) Tal como viene ocurriendo en otras partes del mundo, el señor Andoni
Galdeano Del Sel directamente o a través de empresas de su propiedad
como es el caso de Sons of the Desert S.L. viene pretendiendo registrar
sus marcas o marcas muy similares en beneficio y titularidad exclusiva
suya y/o de sus empresas.
(vi) Su persona junto con el señor Andoni Galdeano Del Sel constituyó el 25
de setiembre de 1998 una sociedad mercantil denominada Lucky Charm
Distribuciones Tarifa S.L., en la que luego de una serie de transferencias
de participaciones, actualmente les corresponde a cada uno el 50 %.
(vii) A través de dicha sociedad operan dos tiendas ubicadas en Tarifa,
España con el nombre EL NIÑO y donde, además, comercializa productos
de la marca EL NIÑO.
(viii) Dichos productos son fabricados y comercializados también por su
licenciatario exclusivo (El Secreto del Mar S.L.), de modo tal que la marca
EL NIÑO es notoriamente conocida en toda España, ya que es
comercializada al público en aproximadamente 420 puntos de venta,
dentro de los cuales se encuentra la cadena de grandes almacenes El
Corte Ingles, el más grande e importante de dicho país. Además, su
marca es promocionada a través de la prensa televisiva y escrita
habiendo alcanzado un nivel de ventas aproximado de EU$ 10’ 000,
000.00 en el año 2004.
(ix) Con fecha 7 de agosto del 2002, suscribió un documento privado con el
señor Andoni Galdeano Del Sel en el cual no sólo se reconoce su co-
titularidad sobre las marcas, tal como consta en los registros respectivos
sino que ambos asumieron la responsabilidad por la renovación o
ampliación de las mismas.
(x) Cualquier renovación o ampliación de las marcas, cuya titularidad les
corresponde sea en España o en cualquier otra parte del mundo deberá
ser realizada por ambos co-titulares, tal como se hizo anteriormente, más
aun sino se ha pactado en ningún momento que cualquiera de ellos
individual e indistintamente, directa o indirectamente pueda registrar
dichas marcas u otras tan semejantes a las que les corresponden en
conjunto.
(xi) Queda claro que la mala fe evidenciada por el señor Andoni Galdeano Del
Sel al pretender registrar su marca a título personal, directa o
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indirectamente, busca impedir que su persona, a quien le corresponden
los mismos derechos que a dicha persona sobre estas marcas, pueda
registrar o verse beneficiado con el registro de esos signos distintivos en
nuevos mercados a nivel mundial, como el peruano.
(xii) Invocó la aplicación del artículo 181 del Decreto Legislativo 823.
Adjuntó medios probatorios.
Con fecha 19 de abril de 2006, Sons of the Desert S.L. absolvió el traslado de la
oposición señalando lo siguiente:
(i) El señor Herbert Neumann invoca el artículo 181 del Decreto Legislativo
823, el cual regula la acción de nulidad que procede contra el registro de
marcas ya otorgadas. En el presente caso, no se está demandando la
nulidad del registro de una marca, simplemente se ha iniciado la acción
legal de oposición que persigue evitar el registro de la marca solicitada,
por lo que se trata de una norma legal que no es aplicable.
(ii) Es cierto que Son of the Desert S.L. tiene como titular mayoritario al señor
Andoni Galdeano Del Sel y que este último con el señor Herbert Neumann
son titulares, entre otras, de las siguientes marcas: EL NIÑO SWEET
WEAR (mixta) y EL NIÑO LUCKY CHARM TARIFA (mixta).
(iii) El signo solicitado en el Perú EL NIÑO TARIFA (mixta) es una variación de
las referidas marcas.
(iv) Es correcto que los señores Galdeano del Sel y Herbert Neumann son
accionistas en partes iguales de la sociedad española Lucky Charm
Distribuciones Tarifa S.L. empresa que opera dos tiendas en Tarifa,
España, identificadas con el nombre comercial EL NIÑO y dedicadas a la
comercialización de prendas de vestir identificadas con la marca EL NIÑO y
que éstas son fabricados por la firma española El Secreto del Mar S.L.,
empresa que tiene la condición de licenciataria.
(v) No obstante lo antes señalado, su empresa, al haber solicitado el registro
de la marca EL NIÑO TARIFA, no ha procedido ni incurrido en una
conducta de mala fe.
(vi) El señor Herbert Neumann no ha suscrito con el señor Andoni Galdeano
Del Sel y, menos aún, con su empresa algún contrato o documento que
regule la protección de las marcas de las cuales son copropietarios fuera
de España y la Comunidad Económica Europea.
(vii) Ni el señor Andoni Galdeano Del Sel ni su empresa se encuentran
limitados ni existe norma legal que así lo establezca de poder solicitar el
registro de la marca EL NIÑO TARIFA (mixta) u otras similares en cualquier
país distinto a España y la Comunidad Económica Europea. De lo
contrario, se estaría aceptando que la protección de una marca en España
y/o la Comunidad Económica Europea otorga a dicha marca una protección
universal, lo cual no es legal ni aceptable.
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