Sentencia nº 000284-2001/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 30 de Marzo de 2001
| Fecha de Resolución | 30 de Marzo de 2001 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 9980089-1999/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 284-2001/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 9980089
1-30
ACCIONANTE : BOPP DEL ECUADOR CÍA. LTDA.
EMPLAZADA : BOPP PERÚ S.A.
Tacha de documentos - Nulidad de registro de marca constituida por un
envase - Formas usuales de los envases – Formas que otorgan una ventaja
funcional o técnica - Mala fe al solicitar el registro de una marca
Lima, treinta de marzo de dos mil uno
I. ANTECEDENTES
Con fecha 1° de marzo de 1999, Bopp del Ecuador Cía. Ltda. (Ecuador) solicitó la
nulidad de la marca de producto constituida por un envase registrada en la clase 21
de la Nomenclatura Oficial a favor de Bopp Perú S.A. (certificado N° 043767) en
base a los siguientes argumentos:
− Bopp del Ecuador Cía. Ltda. fabrica desde años atrás vasos de plástico idénticos
al registrado por Bopp Perú S.A., y los vendió a esta última mucho antes de la
fecha de la solicitud de la marca cuya nulidad se solicita. A fin de acreditar lo
expuesto adjuntó diversas facturas emitidas por su empresa a favor de Bopp
Perú S.A. por la venta de vasos de 7 y 10 onzas de capacidad y de tarrinas
desechables, así como muestras físicas de los vasos de plástico fabricados por
Bopp del Ecuador Cía. Ltda.
− Bopp Perú S.A. actuó de mala fe al registrar como propia la marca constituida por
el diseño de un vaso materia de la presente nulidad, para impedir que los vasos
fabricados por Bopp del Ecuador Cía. Ltda. pudieran ser introducidos al Perú y
comercializados en el territorio nacional, lo cual se ve probado por la acción por
infracción iniciada mediante expediente N° 99770731 por Bopp Perú S.A. contra
Printopak S.A.C. (a quien también denunció penalmente) que comercializa en el
Perú los vasos que Bopp del Ecuador Cía. Ltda. fabrica.
− La marca registrada por Bopp Perú S.A. - constituida por la figura tridimensional
que corresponde a los vasos que importaba de Bopp del Ecuador Cía Ltda. - no
es novedosa y menos aún, distintiva.
− Al momento de registrarse la marca materia de la presente nulidad, ésta se
otorgó en atención a las siguientes características:
! Su base de apoyo circular con la figura de dos círculos característicos:
Respecto a este punto señaló que si bien esta base de apoyo contiene una
figura, ésta constituye el símbolo internacional de reciclaje, conformado
por tres flechas curvas que se persiguen entre sí. Añadió que la figura de
dos círculos concéntricos está presente en infinidad de modelos de vasos,
en los cuales, el exterior va en alto relieve y el interior en bajo relieve, lo
cual tiene un fin utilitario, al otorgarle mayor estabilidad al vaso.
! Los canales adyacentes o estrías que presenta su parte media:
Respecto a este punto, señaló que los vasos o envases de plástico
presentan estrías o canales adyacentes en su parte media, no como un
elemento distintivo ni de decoración sino porque ello le otorga al envase
1 Ver punto 1 literal d) del Informe de antecedentes de la presente Resolución.
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una ventaja técnica y obviamente funcional, ya que al presentar paredes
muy delgadas, la presión de la mano podría hacer que se hunda, haciendo
que el contenido sea expulsado del mismo; la presencia de estrías le
agrega resistencia a la compresión de las paredes del vaso. A fin de
acreditar dichos argumentos, adjuntó diversas muestras de vasos así
como un Estudio efectuado por la Escuela Politécnica Nacional - Centro de
Investigación Aplicada de Polímeros de Quito-Ecuador, en base al análisis
de las muestras de vasos de material polimérico enviado por Bopp del
Ecuador Cía Ltda. Adicionalmente, señaló que las estrías proporcionan un
mejor “agarre” que una superficie lisa.
! Las líneas verticales de su parte superior:
Respecto a este punto, señaló que dichas líneas proporcionan también
mayor resistencia a un envase.
Invocó la aplicación de los artículos 129 incisos b) y c) y 181 incisos a) y c) del
Decreto Legislativo 823, Posteriormente adjuntó pruebas consistentes en facturas
emitidas por su empresa a favor de Bopp Perú S.A. Adjuntó diversas muestras
físicas de vasos.
Con fecha 7 de mayo de 1999, Bopp Perú S.A. (Perú) absolvió el traslado de la
nulidad en base a los siguientes argumentos:
− Respecto a la mala fe invocada por la accionante, señaló que dicho argumento
ya fue ampliamente debatido por ambas partes en los expedientes N°s 21937 y
219382, en los cuales la Oficina concluyó que Bopp Perú S.A. no había incurrido
en acto de mala fe alguno, dado que las relaciones comerciales entre ambas
empresas se habían desarrollado en términos cordiales durante varios años,
tanto antes como después de haberse obtenido los registros cuestionados en
dichos expedientes. Indicó que dichas conclusiones son de aplicación al presente
caso, ya que la empresa accionante no invoca en momento alguno tener
registrada la marca materia de la presente nulidad en Ecuador ni en otro país;
por lo que no puede haberse incurrido en un acto de mala fe respecto a derechos
de propiedad industrial inexistentes.
− Respecto a la supuesta forma usual de la marca materia de la presente nulidad,
señaló que la propia Oficina al registrar dicha marca ya efectuó el
correspondiente análisis de registrabilidad.
− En el expediente N° 9739122 sobre el registro de la marca materia de la presente
nulidad, Inversiones San Gabriel S.A. (cuyo apoderado patrocina a la accionante
en el presente procedimiento) e Instalaciones Domésticas Industriales Eléctricas
S.A. IDIESA formularon observación en base a las mismas razones que
fundamentan la presente acción de nulidad, y no interpusieron recurso
impugnativo alguno contra la Resolución expedida por la Oficina de Signos
Distintivos que otorgó el registro, lo cual implica que estaban de acuerdo con su
contenido.
2 Entiéndase 9621937 y 9621938, relativos a las acciones de nulidad de la marca BOPP registradas a favor de
Bopp Perú S.A. en las clases 16 y 21 de la Nomenclatura Oficial, en los que recayeron las Resoluciones Nºs
488 y 487-1999/TPI-INDECOPI de fecha 22 de abril de 1999 que declararon nulas ambas marcas. Cabe
señalar que el argumento referido a la mala fe fue desestimado por la Oficina de Signos Distintivos, no
habiendo sido debatido ante la Segunda Instancia, la cual no se pronunció sobre este extremo.
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