Sentencia nº 001352-2009/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 29 de Mayo de 2009
| Fecha de Resolución | 29 de Mayo de 2009 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 338079-2007/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1352-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 338079-2007
1-22
ACCIONANTE: LATIN AMERICAN BUSINESS CORP S.A.C.
EMPLAZADO: VLADIMIR SANTIAGO PUCA PEREZ (antes Luz Marina
Minchan Villanueva)
Levantamiento de suspensión - Nulidad de registro de una marca de
Legislativo 823 - Mala fe en la presentación de una solicitud de registro
Lima, veintinueve de mayo de dos mil nueve.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 11 de diciembre de 2007, Latin American Business Corp. S.A.C.
(Perú) solicitó la nulidad del registro de la marca GLU FM, inscrita bajo
Certificado Nº 126465, a favor de Luz Marina Minchan Villanueva (Perú), para
distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura Oficial. Manifestó lo
siguiente:
(i) Con fecha 12 de octubre de 2007, se realizó una visita inspectiva e
inmovilización del producto GLU FM a solicitud de la emplazada,
tomando conocimiento de que se había registrado como marca la
denominación GLU FM, que corresponde al nombre de un producto
protegido por la marca SYNTRAX, registrada a su favor en el Perú, bajo
Certificado Nº 99378.
(ii) SYNTRAX, es una marca que se comercializa a nivel mundial y que
identifica una amplia gama de productos, entre los que se encuentran el
GLU FM, el cual ha venido siendo importado y comercializado por su
empresa desde hace muchos años atrás, habiendo autorizado
expresamente a Lab Nutrition Corp. S.A.C. a importar, distribuir y
comercializar este producto.
(iii) Tiene conocimiento, por los estrechos vínculos comerciales que la unen
a la empresa norteamericana SI 03, propietaria de la marca SYNTRAX,
que ésta no ha autorizado a ninguna empresa en el Perú, excepto a su
empresa, a registrar sus productos como propios, razón por la cual la
emplazada ha actuado de mala fe al obtener el registro de la marca GLU
FM.
(iv) La mala fe de la emplazada se acredita por el hecho que conoce que no
puede comercializar libremente el producto que identifica la marca GLU
FM, toda vez que dicho producto proviene del extranjero con etiquetas
donde se encuentra consignada la marca SYNTRAX de su titularidad, y
los productos que esta marca distingue unicamente pueden ser
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comercializados por su empresa o por otra empresa a quién faculte
expresamente.
(v) Si se diera el caso que se borrara o adulterara la etiqueta original, se
entraría al ámbito penal, pues se estaría incurriendo en los delitos de
falsificación y adulteración, tipificados y sancionados por los artículos
472 y siguientes del Código Penal.
(vi) Se destaca la mala fe de la emplazada, con el hecho que el abogado
que la patrocina, es el abogado del Sr. Abraham Villacorta, propietario
de las empresas Nutrisport, Le Moulin Blanc y Picadilly Investment;
todas ellas competidoras de su empresa y con quienes desde hace
mucho tiempo se ha visto involucrada en procesos administrativos y
penales.
(vii) La emplazada no se encuentra dedicada al negocio de los suplementos
nutricionales, y está actuando como una testaferro del Sr. Villacorta.
Adjuntó medios probatorios destinados a acreditar sus argumentos.
Con fecha 24 de abril de 2008, Luz Marina Minchan Villanueva (Perú) absolvió
el traslado de la acción manifestando lo siguiente:
(i) Tiene derechos exclusivos de uso por ser titular de la marca de producto
GLU FM, inscrita bajo Certificado Nº 126465, vigente hasta el 1 de
marzo de 2017, para distinguir suplementos nutricionales, minerales,
vitaminas, productos farmacéuticos, de la clase 5 de la Nomenclatura
Oficial.
(ii) Rechaza las afirmaciones de la accionante respecto a que GLU FM no
es una marca, toda vez que la misma cumple con los requisitos de
registrabilidad contemplados en el artículo 134 de la Decisión 486.
(iii) Nuestra legislación ha adoptado el sistema constitutivo de derechos, en
virtud del cual el uso de una marca no acredita que se tenga derechos
sobre la misma, por lo que el hecho que la accionante haya importado
productos identificados con una marca determinada o comercializado los
mencionados productos en el mercado con anterioridad al registro de la
marca GLU FM otorgado a su favor, no le otorga derechos sobre la
misma, en la medida que el único documento que acredita la titularidad
sobre una marca es el certificado de registro.
(iv) No ha tenido relaciones comerciales con ninguna empresa extranjera,
por lo que no ha actuado de mala fe al obtener el registro de la marca
GLU FM.
(v) Ejerciendo su derecho a la libre contratación, reconocido en el artículo 2
inciso 14 de la Constitución Política del Perú, tiene la libertad de
contratar al Estudio de Abogados que desee, razón por la cual el
cuestionamiento realizado por la accionante se encuentra fuera de
contexto.
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